Fabricar en China sin vender allí: ¿necesita igualmente una marca china?

Una pregunta habitual de las marcas que fabrican en China: «Solo producimos allí y exportamos todo. No vendemos nada en China. ¿Necesitamos igualmente una marca china?». La respuesta corta suele ser sí, si su marca aparece en los productos o en el embalaje que se fabrican en China. El motivo no son los consumidores chinos, sino que otra persona puede registrar su marca en China y usar ese registro contra su fábrica y contra sus envíos de exportación. Esta guía explica el riesgo, cómo han tratado los tribunales chinos la fabricación por encargo (OEM) y qué hacer. Es información general; deciden la ley china y los hechos de cada caso.

Por qué la sola producción ya supone un riesgo

Los derechos de marca en China son territoriales y corresponden al primero que solicita. Sus registros en Estados Unidos, la Unión Europea u otros países no le dan derechos en China. Si un tercero (a veces un antiguo distribuidor, agente o proveedor, a veces un ocupante sin relación con usted) registra su marca en China para los mismos productos, ese tercero es el titular en China. Sus productos, con su marca, se fabrican, etiquetan y embalan físicamente en China bajo una marca registrada a nombre de otro.

Cómo han tratado los tribunales chinos la fabricación OEM para exportación

• PRETUL (Tribunal Supremo Popular, 2015): el tribunal consideró que marcar productos fabricados íntegramente para un titular extranjero y exportados en su totalidad, sin venta en China, no servía para identificar el origen de los productos ante el público chino, y que en esos hechos no había infracción de marca.
• HONDA (Tribunal Supremo Popular, 2019): el tribunal dijo que la fabricación OEM no debe considerarse exenta de forma automática. Marcar productos en China puede ser uso de marca, y el público relevante puede incluir a quienes entran en contacto con los productos durante el transporte y la distribución. Que haya o no infracción depende de los hechos del caso.

Desde HONDA, la exportación OEM ya no es una suposición segura. Una fábrica que produce con su marca mientras un tercero es titular de esa marca en China puede enfrentarse a una reclamación por infracción, y el resultado depende de las pruebas, de la similitud de las marcas y los productos y de la conducta de ambas partes.

El riesgo aduanero

La protección de la propiedad intelectual en las aduanas chinas cubre las exportaciones además de las importaciones. El titular de una marca que ha inscrito su registro ante la Administración General de Aduanas puede pedir que se retengan las mercancías de salida que lleven la misma marca. Si un ocupante es titular de su marca en China y la ha inscrito, su propio envío de exportación puede quedar retenido en el puerto mientras se resuelve el conflicto. También funciona al revés: cuando usted es titular del registro chino y lo inscribe en aduanas, puede impedir que salgan de China copias falsificadas de sus productos. Vea la inscripción de marcas en la aduana china.

Qué hacer

1. Busque y solicite en China en las clases que cubren los productos que fabrica allí, antes de empezar la producción o cuanto antes. Vea qué cubre una búsqueda de anterioridades.
2. Decida si necesita una versión en caracteres chinos. Si no vende en China suele ser menos urgente, pero los ocupantes sí registran versiones chinas de marcas extranjeras. Vea cómo elegir el nombre chino de una marca.
3. Entregue a la fábrica una autorización por escrito que muestre que usted es titular de la marca y que la fábrica produce por encargo suyo. Ayuda a la fábrica, y a usted, si un tercero o la aduana cuestionan la mercancía.
4. Inscriba el registro en aduanas en cuanto se conceda.
5. Vigile las nuevas solicitudes de su marca en China, para poder oponerse durante el periodo de publicación en lugar de enfrentarse después a una marca ya registrada.

Si alguien ya registró su marca en China

Revise primero el registro: quién es el titular, para qué productos y si se usa. Después elija entre oposición, nulidad, cancelación por falta de uso o compra de la marca. Vea la ocupación de marcas en China y cómo comprar o transferir una marca. Antes de enviar diseños a una fábrica nueva, vea también qué registrar y qué firmar primero.

Preguntas frecuentes

¿Mi registro Madrid cubre China? Solo si designó China y se concedió la protección allí. Compruebe el estado de la designación china en Madrid Monitor de la OMPI.

Nuestros productos llevan solo la marca de la fábrica, o ninguna. ¿Tenemos que solicitar igualmente? El riesgo de producción descrito aquí nace de que su marca figure en productos fabricados en China. Su marca puede ser ocupada en China por otros motivos, así que conviene valorar una solicitud si piensa usarla allí más adelante.

¿Un registro chino detiene las falsificaciones vendidas fuera de China? No directamente. Fuera de China depende de sus registros en cada país. El registro chino y la inscripción en aduanas ayudan a frenar las falsificaciones en el momento de la exportación.

J&C Intellectual Property Agency, fundada en 2008, es una agencia de marcas registrada ante la CNIPA y miembro de la Asociación China de Marcas. Gestionamos búsquedas, solicitudes de marca e inscripciones aduaneras en China para marcas extranjeras; vea nuestro servicio de registro de marcas.