Ocupación de marcas en China: oposición, nulidad y cancelación por falta de uso

Muchos titulares extranjeros descubren que su marca ya ha sido solicitada en China por otro: un distribuidor, un antiguo fabricante o un ocupa profesional. China aplica el principio de primero en presentar, así que es frecuente, pero no es el final. La Ley de Marcas de la República Popular China ofrece varias vías para recuperar una marca ocupada, y la adecuada depende de en qué fase está la solicitud del ocupa y de qué pruebas tiene usted. Esta guía explica las opciones.

Primer paso: saber en qué fase está la marca ocupada

• Todavía en examen: poco se puede hacer salvo preparar pruebas y vigilar la publicación.
• Aprobada provisionalmente y publicada: puede presentarse oposición en los 3 meses siguientes a la publicación. Es la fase más barata y directa.
• Ya registrada: puede pedirse la nulidad, o la cancelación por falta de uso cuando la marca lleve tres años consecutivos sin usarse.

Oposición: la primera opción durante la publicación

Según el artículo 33, el titular de un derecho anterior o un interesado puede oponerse, en los 3 meses siguientes a la publicación provisional, por marca anterior, ocupación por un agente o derechos anteriores. Cualquier persona puede oponerse por motivos absolutos, entre ellos la solicitud de mala fe sin intención de uso (artículo 4). Si la oposición prospera, la marca ocupada no se registra. Si se pierde el plazo, hay que esperar al registro y acudir a la nulidad, más lenta y cara, así que conviene comprobar la fecha de publicación en cuanto se conoce la solicitud.

Nulidad: dos plazos

• Sin plazo: los registros obtenidos con engaño u otros medios indebidos, y las solicitudes de mala fe sin intención de uso, pueden impugnarse por cualquiera en cualquier momento (artículo 44).
• Dentro de los 5 años siguientes al registro: las acciones basadas en derechos anteriores, en el registro anticipado de una marca ya usada y con cierta influencia (artículo 32) o en la ocupación por un agente o representante (artículo 15) deben presentarse por el titular del derecho anterior o un interesado en los 5 años siguientes al registro (artículo 45). El titular de una marca notoria no está sujeto a ese plazo frente a registros de mala fe.

Distribuidores y fabricantes que registran su marca

El artículo 15 se dirige justo a la situación más habitual para las marcas extranjeras: un agente, representante, distribuidor u otro socio comercial que registra la marca del principal sin autorización. Los contratos de distribución, pedidos, correos y muestras que prueban que el socio conocía la marca por la relación comercial son la prueba central. El riesgo no se limita al mercado interior: un ocupa que inscribe la marca en la aduana china puede intentar bloquear la salida de sus propias mercancías fabricadas en China para la exportación.

Cancelación por falta de uso

Un registro que lleva tres años consecutivos sin usarse sin causa justificada puede cancelarse a petición de cualquiera (artículo 49). Los ocupas profesionales rara vez usan las marcas que acumulan, y en este procedimiento es el titular quien debe probar el uso, así que suele ser la vía más sencilla una vez pasados los tres años.

¿Puede seguir usando su marca mientras tanto?

El artículo 59.3 permite a quien usaba la marca, con cierta influencia, antes de la solicitud del ocupa, seguir usándola dentro del ámbito original; el titular registrado puede exigir un signo distintivo adicional. Es una defensa, no un derecho a ampliar el uso, y no impide que el ocupa conceda licencias a otros. La solución duradera es recuperar la marca o asegurar un registro propio.

Recomprar la marca

Negociar puede ser más rápido que litigar si el precio es razonable. Dos cuestiones importan: las marcas idénticas y similares del ocupa deben cederse juntas o la cesión se denegará, y la cesión solo surte efecto cuando la CNIPA la aprueba y publica, así que conviene vincular el pago a la aprobación.

Prevención

1. Presente en China antes de entrar en el mercado, exponer en ferias o firmar con distribuidores o fabricantes.
2. Registre al mismo tiempo una versión de la marca en caracteres chinos.
3. Prevea en los contratos de distribución y fabricación que el socio no puede solicitar sus marcas.
4. Active una vigilancia tras presentar y oponga las solicitudes en conflicto dentro del plazo de 3 meses.

Sobre cómo elegir y registrar el nombre chino de la marca, vea Elegir el nombre chino de una marca; sobre la búsqueda previa, vea Antes de presentar en China.

J&C Intellectual Property Agency (JCIPO), fundada en 2008, es una agencia de marcas registrada ante la CNIPA y miembro de la Asociación China de Marcas. Tramitamos oposiciones, nulidades, cancelaciones por falta de uso y cesiones para titulares extranjeros; vea nuestros servicios de marcas. Las solicitudes de patente se tramitan a través de una agencia de patentes asociada.