Licencias de marca en China: exclusiva, única y no exclusiva
Licenciar una marca registrada en China a un distribuidor, fabricante, franquiciado o socio es habitual. Pero un contrato pensado para otro país suele olvidar puntos que en China importan. El tipo de licencia decide quién puede demandar a los infractores, algunas cláusulas son obligatorias y el contrato tiene que encajar con la inscripción, la protección en aduanas y el pago de regalías al extranjero. Esta guía explica los tres tipos de licencia, las cláusulas que debe incluir un contrato para China y los puntos prácticos que encuentran los licenciantes extranjeros.
Tres tipos de licencia
- Licencia exclusiva: en el plazo, territorio y productos pactados, solo el licenciatario puede usar la marca. El titular tampoco puede usarla.
- Licencia única: el titular y el licenciatario pueden usarla, pero el titular no puede licenciar a nadie más.
- Licencia no exclusiva: el titular puede usarla y licenciarla a varios licenciatarios.
El tipo de licencia decide quién puede actuar contra los infractores. Según la interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre litigios civiles de marcas:
- el licenciatario exclusivo puede demandar en nombre propio;
- el licenciatario único puede demandar junto con el titular, o solo si el titular no lo hace;
- el licenciatario no exclusivo solo puede demandar con autorización expresa del titular.
Si el contrato no define el tipo con claridad, ambas partes pierden tiempo cuando surge una infracción.
Cláusulas que debe incluir una licencia de marca en China
- Las marcas y sus números de registro, incluida la marca en caracteres chinos si se usa, y los productos o servicios cubiertos. El uso fuera de los productos registrados no es uso licenciado.
- Tipo de licencia: exclusiva, única o no exclusiva.
- Territorio y plazo. El plazo no debe superar la vigencia del registro; si la supera, prevea la renovación.
- Regalías y forma de pago, incluido quién asume los impuestos (vea más abajo).
- Control de calidad: estándares, derecho de inspección y muestreo. La ley china obliga al licenciante a supervisar la calidad de los productos del licenciatario.
- Etiquetado: el licenciatario debe indicar su nombre y el lugar de origen en los productos. Es obligatorio según el artículo 43 de la Ley de Marcas.
- Sublicencias: prohibidas salvo autorización expresa.
- Defensa de la marca: quién vigila el mercado, quién presenta denuncias en plataformas y aduanas, quién paga y cómo se reparten las indemnizaciones.
- Mantenimiento: quién tramita y paga la renovación y quién responde a las acciones de cancelación por falta de uso.
- Prohibición de solicitar e impugnar: el licenciatario no puede solicitar marcas idénticas o similares, incluidas las transliteraciones al chino, ni atacar el registro licenciado.
- Terminación: causas, plazo para vender el stock restante y cesión de las marcas que el licenciatario haya registrado incumpliendo el contrato.
- Inscripción: quién presenta la inscripción de la licencia ante la CNIPA.
- Idioma y disputas: contrato bilingüe con idioma prevalente y arbitraje (por ejemplo CIETAC o HKIAC) o tribunal elegido.
Inscripción: no es requisito de validez, pero conviene
El artículo 43 obliga al licenciante a comunicar la licencia a la CNIPA para su inscripción. Una licencia no inscrita es válida entre las partes, pero no puede oponerse a un tercero de buena fe, por ejemplo a quien compre después la marca. La inscripción también facilita que el licenciatario acredite su legitimación ante plataformas y tribunales. Más detalles en nuestra guía sobre la inscripción de licencias de marca en China.
Puntos propios de los licenciantes extranjeros
- Registre primero, también el nombre chino. La licencia vale lo que vale el registro chino que la respalda. Que un distribuidor que conoce su marca la registre antes que usted es un problema frecuente. Vea oposición, nulidad y cancelación por falta de uso.
- Aduanas. Si sus marcas están inscritas en la aduana china, incluya a los licenciatarios y fabricantes por encargo para que no se retengan sus exportaciones auténticas. Vea la inscripción de marcas en la aduana china.
- Regalías e impuestos. Las regalías pagadas desde China a un licenciante extranjero suelen estar sujetas a retención fiscal china, a menudo reducida por un convenio de doble imposición. Los pagos al exterior de mayor importe también requieren una declaración fiscal antes de que el banco transfiera. Pacte si las regalías son brutas o netas de impuestos y consulte a un asesor fiscal antes de firmar.
- El uso del licenciatario cuenta a su favor. El uso por el licenciatario es uso de la marca y sirve frente a la cancelación por falta de uso. Pida que conserve registros de ventas, facturas y fotos de los productos con la marca.
- Mantenga vivo el registro. Renovaciones, cambios de nombre o domicilio y cesiones deben inscribirse; si no, la licencia y su inscripción pueden quedar desalineadas. Vea Mantener viva una marca en China.
Preguntas frecuentes
¿Puedo licenciar una marca en trámite en China? Puede firmar la licencia, pero la inscripción solo es posible con la marca registrada. Prevea inscribirla cuando se conceda el registro.
¿La cesión de la marca extingue la licencia? Una licencia inscrita puede oponerse al cesionario. Una licencia no inscrita puede no sobrevivir a una venta a un comprador que la desconocía.
¿Mi filial china puede usar la marca sin licencia? En la práctica conviene que tenga una licencia escrita e inscrita ante la CNIPA, para que su uso cuente claramente como uso licenciado y pueda actuar ante plataformas, aduanas y tribunales.
J&C Intellectual Property Agency (JCIPO), fundada en 2008, es una agencia de marcas registrada ante la CNIPA y miembro de la Asociación China de Marcas. Redactamos licencias, tramitamos inscripciones y representamos a licenciantes extranjeros en China; vea nuestro servicio de cesiones y licencias. Las solicitudes de patente se tramitan a través de una agencia de patentes asociada.
