Demandar por infracción de patente en China: la nulidad ante la CNIPA, la suspensión y sus efectos

Una misma patente puede ganar un pleito por infracción en un foro y ser declarada inválida en otro. Acaba de ocurrir en Europa: DivX obtuvo en septiembre una orden de cese contra Netflix ante el Tribunal Unificado de Patentes, y en octubre una División de Oposición de la OEP anunció la revocación de esa misma patente (noticia). En China también hay dos vías. Los tribunales deciden sobre la infracción; la validez de la patente la decide la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) en el procedimiento de nulidad. Si demanda por infracción de patente en China, cuente con que el demandado pedirá la nulidad. Lo que sigue son reglas generales basadas en la Ley de Patentes y en las Disposiciones del Tribunal Popular Supremo sobre litigios de patentes (modificadas en 2020); cada caso requiere asesoramiento profesional.

Dos vías: el tribunal para la infracción, la CNIPA para la validez

• Acción por infracción: el titular demanda ante el tribunal, que decide si el producto o el procedimiento entra en las reivindicaciones y qué indemnización corresponde. El tribunal no declara por sí mismo la nulidad de la patente.
• Solicitud de nulidad: según el artículo 45 de la Ley de Patentes, cualquier persona puede pedir a la CNIPA que declare nula una patente en cualquier momento después de su concesión. Según el artículo 46, quien no esté de acuerdo con la decisión puede recurrir ante el tribunal en un plazo de tres meses desde que la recibe.

Cada vía avanza a su ritmo y los resultados no tienen por qué coincidir. Lo habitual es que el demandado conteste la demanda y ataque la patente a la vez.

¿Suspenderá el tribunal el pleito por infracción?

Depende del tipo de patente y de cuándo se presenta la solicitud de nulidad:

1. Modelo de utilidad o diseño, solicitud dentro del plazo de contestación: según el artículo 5 de las Disposiciones, el tribunal debe, en principio, suspender el procedimiento. Puede no hacerlo en cuatro supuestos, entre ellos que el informe de búsqueda o el informe de evaluación aportado por el demandante no haya encontrado causas de nulidad, que las pruebas del demandado demuestren que usó técnica ya conocida o que la solicitud de nulidad carezca claramente de fundamento.
2. Modelo de utilidad o diseño, solicitud fuera de plazo: según el artículo 6, el tribunal no debe suspender, salvo que lo considere necesario.
3. Patente de invención, o modelo de utilidad o diseño ya mantenido en un procedimiento de nulidad: según el artículo 7, el tribunal puede no suspender aunque la solicitud se presente dentro del plazo. Las patentes de invención han pasado un examen de fondo y, en la práctica, los tribunales suelen continuar.

El plazo de contestación es normalmente de 15 días, o de 30 días si el demandado no tiene domicilio en China. En modelos de utilidad y diseños, obtener un informe de evaluación de la patente antes de demandar es la forma habitual de evitar la suspensión; según el artículo 4, el tribunal también puede pedírselo al demandante y, si este se niega sin causa justificada, puede suspender el procedimiento o hacerle asumir las consecuencias desfavorables.

Qué puede hacer el titular durante la suspensión

Según el artículo 8, si el tribunal suspende el procedimiento, el titular puede pedir que se ordene al demandado cesar los actos en cuestión o adoptar otras medidas, prestando garantía. Si se cumplen los requisitos legales, el tribunal puede resolverlo al mismo tiempo que la suspensión. Suspender no significa que la infracción pueda continuar sin más.

Si la patente se declara nula

• La demanda puede ser desestimada: según el artículo 2 de la segunda Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre litigios por infracción de patentes, si las reivindicaciones invocadas se declaran nulas, el tribunal puede desestimar la demanda basada en ellas. Si después una sentencia administrativa firme anula esa decisión, el titular puede volver a demandar.
• Nula desde el origen, pero sin reabrir lo ya cerrado: según el artículo 47 de la Ley de Patentes, una patente declarada nula se considera inexistente desde el principio. Por regla general, la decisión no afecta a las sentencias por infracción ya ejecutadas, a las resoluciones administrativas sobre infracción ya cumplidas o ejecutadas, ni a los contratos de licencia o cesión ya cumplidos, salvo mala fe del titular.
• No es todo o nada: en el procedimiento de nulidad, el titular de una patente de invención o de un modelo de utilidad puede modificar las reivindicaciones sin ampliar su alcance, pero solo suprimiendo reivindicaciones o soluciones técnicas, limitando una reivindicación con características de otras o corrigiendo errores evidentes. La patente puede sobrevivir de forma más limitada, y el pleito sigue con las reivindicaciones mantenidas. En los diseños no se pueden modificar los dibujos, las fotografías ni la descripción breve.

Consejos prácticos para titulares extranjeros y demandados

1. Compruebe la validez antes de demandar: haga una búsqueda de nulidad sobre el estado de la técnica que probablemente se citará y, en modelos de utilidad y diseños, obtenga el informe de evaluación. Demande con sus reivindicaciones más sólidas, no con las más amplias.
2. Si le demandan, vigile el plazo de contestación: presente la solicitud de nulidad dentro de él y comunique al tribunal que la CNIPA la ha admitido. Una solicitud poco fundamentada no conseguirá la suspensión.
3. Mantenga una sola postura en las dos vías: la forma en que el titular interpreta sus reivindicaciones para salvarlas en la nulidad puede usarse después para limitar su alcance en el pleito. Conviene que un mismo equipo lleve ambos procedimientos.
4. Compruebe si un resultado es firme: las decisiones de nulidad se pueden recurrir ante el tribunal y las sentencias por infracción también se pueden apelar.

Si todavía no ha protegido su invención en China, empiece por ¿necesito una patente china si ya tengo una patente estadounidense?

Preguntas frecuentes

¿Una solicitud de nulidad detiene automáticamente el pleito por infracción? No. En patentes de invención el tribunal puede continuar. En modelos de utilidad y diseños, la solicitud presentada dentro del plazo de contestación normalmente lleva a la suspensión, con excepciones.

¿Quién puede pedir la nulidad? Cualquier persona, no solo el demandado. Los competidores que temen una demanda a menudo la presentan antes.

Si se pagó una indemnización antes de anular la patente, ¿puede recuperarla el demandado? En general no, una vez ejecutada la sentencia. Las excepciones son la mala fe del titular y los casos en que conservar el dinero sería claramente injusto.

J&C Intellectual Property Agency, fundada en 2008, es una agencia de marcas registrada ante la CNIPA y miembro de la Asociación China de Marcas. Gestionamos solicitudes de marca e inscripciones aduaneras en China para marcas extranjeras; vea nuestro servicio de registro de marcas.