Marcas semejantes en China: cómo decide la CNIPA y cómo comprobarlo antes de presentar

El motivo más frecuente de denegación de una marca en China es el conflicto con una marca anterior. A muchos titulares extranjeros les sorprende lo que la CNIPA considera semejante: un nombre chino que significa lo mismo que una marca anterior en inglés o en español, un nombre de tres caracteres que solo cambia uno, o una marca anterior con una palabra descriptiva añadida. Esta guía explica cómo compara la CNIPA las marcas, qué casos suelen considerarse semejantes, cómo comprobarlo antes de presentar y qué argumentos hay si le deniegan la solicitud. Para el procedimiento completo, vea Registro de marca en China continental para solicitantes extranjeros. Son reglas generales; cada caso requiere asesoramiento profesional.

La base legal: el artículo 30

Según el artículo 30 de la Ley de Marcas, se deniega la solicitud si la marca es idéntica o semejante a una marca de otro titular registrada o aprobada preliminarmente para productos o servicios idénticos o similares. Si las dos marcas siguen en trámite, el artículo 31 da prioridad a la solicitud anterior.

Hay, por tanto, dos preguntas y las dos deben responderse que sí para denegar: ¿son idénticos o similares los productos o servicios?, ¿son idénticas o semejantes las marcas? Los productos se comparan por las subclases de la Tabla de productos y servicios similares de China, no solo por la clase de Niza. Una marca parecida a la suya que cubre productos de una subclase no relacionada no suele ser un obstáculo (salvo las marcas notorias). Vea Las subclases de marcas en China.

Cómo se compara

Las Directrices de examen y revisión de marcas de la CNIPA (en vigor desde el 1 de enero de 2022), parte II, capítulo 5, fijan el método: primero se decide si los productos o servicios son idénticos o similares; después se comparan el sonido, el aspecto, el significado y la presentación de conjunto de las marcas, con la atención ordinaria del público pertinente, observándolas por separado y comparando tanto el conjunto como los elementos dominantes.

El criterio es la atención ordinaria del público pertinente: si un comprador corriente se confundiría, no un experto que compara trazo a trazo.

Cuentan el conjunto y los elementos dominantes. Si los elementos dominantes o más distintivos son idénticos o semejantes, la confusión es probable.

El examinador tiene las dos marcas una junto a otra, por eso las Directrices le piden juzgar la confusión como la percibiría un consumidor al comprar.

En la fase de registro la CNIPA mira sobre todo lo parecidas que son las marcas en sí; el carácter distintivo y la notoriedad de la marca anterior, el nivel de atención del público y la intención del solicitante se valoran en procedimientos posteriores.

Los tribunales que resuelven casos de infracción aplican la interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre litigios civiles de marcas. El artículo 9 define la semejanza como el parecido en la forma, el sonido o el significado de las palabras, la composición y el color de los gráficos, la estructura de conjunto de los elementos combinados, o las formas tridimensionales y combinaciones de colores, de modo que el público pueda confundir el origen o suponer una relación especial. El artículo 10 compara las marcas por separado, de memoria, y sí tiene en cuenta el carácter distintivo y la notoriedad de la marca registrada.

Qué suele considerar semejante la CNIPA

Las Directrices enumeran casos típicos para marcas denominativas, gráficas y mixtas. Para un solicitante extranjero, los más relevantes son:

La misma palabra con otra tipografía o diseño, que se trata como idéntica o semejante.

Marcas de tres o más letras que solo se diferencian en alguna letra suelta, sin significado o sin diferencia clara de significado. Cuenta añadir, quitar o intercambiar letras contiguas.

Los mismos caracteres chinos con otra tipografía, otro orden o con pinyin añadido; o tres o más caracteres que solo cambian uno, sin diferencia clara de significado.

Marcas en distintos idiomas con el mismo significado principal. Su nombre chino puede chocar con una marca anterior en inglés que significa lo mismo, y al revés. Es la trampa de muchos nombres chinos elegidos por traducción.

Una marca anterior más una palabra genérica o descriptiva, una palabra que indica dónde se fabrican, venden o usan los productos, o un elogio, como añadir «Home», «Foods» o «Select». La palabra añadida apenas ayuda a distinguir las marcas.

Variaciones gramaticales menores: singular o plural, un artículo, una conjunción o una preposición añadidos, una abreviatura o un comparativo con el mismo significado.

Una marca que contiene íntegra o imita una marca denominativa anterior muy conocida o muy distintiva, de modo que el público pueda tomarla por parte de una serie.

Las Directrices también describen marcas que no son semejantes: marcas que suenan parecido pero difieren claramente en significado, forma o aspecto de conjunto, y marcas de tres o más caracteres o letras cuyo primer carácter o letra es claramente distinto en sonido y aspecto, o cuyo significado de conjunto difiere. Pero una primera letra distinta no es garantía: CATANA y KATANA se consideraron semejantes porque suenan y se ven parecido.

Comprobarlo antes de presentar

Defina primero las subclases y busque en la base de datos de la CNIPA dentro de ellas la marca en caracteres latinos, el nombre chino, su pinyin y el gráfico. Busque variantes cercanas y palabras de igual significado, no solo marcas idénticas. Vea Antes de presentar en China: qué cubre una búsqueda de anterioridades de marca y qué se le escapa.

Compruebe el nombre chino por separado. Que la marca en caracteres latinos esté libre no dice nada de un nombre chino que la traduce. Si el núcleo de su marca choca con una anterior, cambiar el núcleo es más seguro que añadir una palabra descriptiva, que rara vez cambia el resultado.

Si le deniegan la solicitud

La solicitud de reexamen de la denegación debe presentarse en 15 días desde la recepción de la notificación (las designaciones Madrid siguen el procedimiento de denegación provisional). Los argumentos que mejor funcionan son concretos: la diferencia de conjunto en sonido, aspecto y significado; que el elemento común sea habitual y débil en su sector; o que los productos estén en subclases no similares.

Si la marca citada lleva más de tres años registrada y puede no estar en uso, la cancelación por falta de uso puede eliminarla; cuando la resolución de cancelación surte efecto, deja de ser un obstáculo. Una denegación parcial puede dividirse para que los productos aceptados sigan adelante. Vea Qué hacer si deniegan su solicitud de marca en China y, para designaciones Madrid, Designaciones de Madrid a China: cómo responder a una denegación provisional de la CNIPA.

Preguntas frecuentes

¿Pueden chocar marcas de clases de Niza distintas? Sí. La CNIPA compara subclases. Algunos productos de clases distintas se consideran similares y algunos de la misma clase no.

¿Un logotipo muy original evita el conflicto con una marca denominativa anterior? Normalmente no, si el elemento denominativo es igual o semejante. Las palabras son lo que el público recuerda y pronuncia.

¿Me bloquea una solicitud anterior que sigue en trámite? Puede. Una vez aprobada preliminarmente puede citarse contra usted; mientras ambas estén en trámite, gana la fecha de presentación anterior.

J&C Intellectual Property Agency, fundada en 2008, es una agencia de marcas registrada ante la CNIPA y miembro de la Asociación China de Marcas. Tramitamos solicitudes, reexámenes y oposiciones de marcas en China para marcas extranjeras; vea nuestro servicio de registro de marcas.