El Quinto Circuito revoca la orden 1782 de Motorola

El Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Quinto Circuito revocó el 29 de octubre, en el asunto Motorola contra Advanced Standard Communication (ASC), n.º 26-10747, una orden de exhibición dictada al amparo de 28 U.S.C. § 1782. La orden obligaba a ASC a entregar sin tachaduras, con sus anexos, el contrato por el que compró patentes a ZTE, para la defensa FRAND de Motorola ante el Tribunal Unificado de Patentes (TUP, UPC por sus siglas en inglés) y en Alemania.

Antecedentes

ASC compró a ZTE un lote de patentes de telecomunicaciones el 31 de diciembre de 2022. Tras fracasar las negociaciones de licencia, demandó a Motorola en otoño de 2025 por tres patentes: una ante el TUP y dos ante el Tribunal Regional I de Múnich. Motorola Mobility, Lenovo (Deutschland) y otras dos sociedades niegan la infracción y sostienen que las regalías que pide ASC no son FRAND. La versión pública censurada del contrato menciona licencias del Anexo IV, con las que Motorola esperaba acreditar condiciones FRAND.

En diciembre de 2025 Motorola pidió la exhibición al tribunal federal del Distrito Norte de Texas, donde tiene su sede ASC, y en enero de 2026 solicitó el mismo contrato al TUP. El TUP lo denegó en abril: no se habían concretado los hechos que se querían probar y consideró muy dudoso deducir una regalía razonable del precio de compra, aunque dejó abierta una orden posterior. En mayo un magistrate judge de EE. UU. ordenó igualmente la exhibición y el tribunal de distrito la confirmó revisando solo errores manifiestos.

Las razones del Quinto Circuito

• Estándar de revisión: una solicitud de la sección 1782 es un asunto autónomo, equivalente a una cuestión dispositiva, por lo que el tribunal de distrito debía revisar de novo la decisión del magistrate judge.
• Carga de la prueba: exigir a ASC una prueba fehaciente de que los tribunales europeos rechazarían esas pruebas fue un error; el circuito nunca ha impuesto esa carga al requerido.
• Receptividad: el TUP ya se había pronunciado sobre el mismo documento y dejó la puerta abierta a una orden futura, así que la exhibición en EE. UU. era prematura.
• Elusión: con la negativa del TUP y la probabilidad de que los tribunales alemanes decidan igual, la solicitud de Motorola buscaba sortear el procedimiento europeo.

ASC es parte en los procesos europeos, cuyos tribunales pueden ordenarle directamente que aporte documentos, lo que también pesó contra Motorola; se mantuvo que la exhibición no era una carga excesiva. Tras ponderar de nuevo los factores, el tribunal revocó la orden.

No es una prohibición general. El tribunal subrayó que la sección 1782 no exige que la prueba pueda obtenerse en el extranjero. Si el TUP o los tribunales alemanes necesitan más adelante los documentos, Motorola podrá volver a pedirlos allí, y cabe una nueva solicitud en EE. UU. ante un cambio significativo de circunstancias, con mejores argumentos.

J&C recomienda a las empresas chinas que afronten litigios sobre patentes esenciales ante el TUP o en Alemania y quieran documentos de la otra parte en EE. UU. para su defensa FRAND que expongan primero ante el tribunal europeo los hechos concretos que pretenden probar y por qué necesitan esos documentos, en la fase procesal adecuada. Acudir al procedimiento de la sección 1782 justo después de una negativa europea probablemente se verá como una forma de eludir las normas europeas sobre prueba.

Fuente: www.ca5.uscourts.gov