Ceder marcas en varios países: Madrid, inscripciones nacionales y las normas de China

La Plataforma Mundial de Cesiones de PI de la OMPI (GIPAP) ha entrado en fase piloto. Su objetivo es un único proceso guiado para presentar inscripciones de cesión ante varias oficinas de PI (noticia). El piloto va del tercer trimestre de 2026 al tercer trimestre de 2027, y cada oficina sigue decidiendo según su propia ley si inscribe la cesión. Por ahora, si traspasa una cartera de marcas a otra sociedad del grupo, vende el negocio en una región o compra una marca, cada registro debe cederse por la vía por la que se obtuvo. Este artículo explica en qué se diferencia una cesión en el sistema de Madrid de una nacional, y las normas de China, la UE y EE. UU. que más problemas causan. Es información general, no asesoramiento para un caso concreto.

Primer paso: saber cómo se registró cada marca

Una misma marca puede estar protegida mediante el sistema de Madrid en unos países y por solicitudes nacionales directas en otros (vea Madrid o solicitud nacional directa). Antes de firmar, haga una lista con el número de registro, el país o la designación, la vía de registro, el nombre y la dirección del titular inscrito, y si hay licencias, prendas o procedimientos de caducidad o nulidad en curso. Esa lista indica dónde se tramita cada cesión.

Registros internacionales de Madrid: una sola inscripción en la OMPI

• Una petición cubre todas las designaciones: el cambio de titularidad lo inscribe la Oficina Internacional de la OMPI, en línea mediante eMadrid o con el formulario MM5. No hace falta presentarlo en cada país designado. La tasa de la OMPI es de 177 francos suizos por registro internacional.
• Se admite la cesión parcial: puede ceder solo algunos países designados, o solo parte de los productos y servicios.
• El nuevo titular debe estar legitimado: debe ser nacional de un miembro de Madrid, o tener domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en uno. Si el cesionario no cumple ninguna de las tres condiciones, no puede inscribirse como titular; compruebe la sociedad compradora antes de firmar.
• Un país designado puede negar el efecto: cuando la OMPI le notifica el cambio, la oficina designada dispone de 18 meses para declarar que no surte efecto en su territorio, indicando los motivos y la base legal. Por ejemplo, puede no cumplirse un requisito local, como que las marcas similares no se cedan juntas.

Registros nacionales: una inscripción por oficina

Las marcas solicitadas directamente ante una oficina nacional necesitan una inscripción en cada país, con documentos, idiomas, requisitos de legalización y plazos distintos. Tres mercados a vigilar:

• China: según el artículo 42 de la Ley de Marcas, cedente y cesionario firman un contrato de cesión y presentan la solicitud conjuntamente. Las marcas idénticas o similares del cedente para productos idénticos o similares deben cederse juntas. La cesión se publica tras su aprobación y el cesionario es titular desde la fecha de publicación. Las empresas extranjeras deben actuar a través de una agencia de marcas china registrada; vea Registro de marca en China continental para solicitantes extranjeros. Para el procedimiento y las denegaciones habituales, vea comprar o ceder una marca china.
• Unión Europea: según el artículo 20, apartado 11, del Reglamento sobre la marca de la UE (2017/1001), mientras la cesión no se haya inscrito en el registro, el causahabiente no podrá invocar los derechos derivados del registro. Un contrato firmado pero no inscrito puede bloquear una acción de defensa.
• Estados Unidos: según el 15 U.S.C. §1060, la cesión es nula frente a un adquirente posterior a título oneroso y de buena fe si no se inscribe en la USPTO en los tres meses siguientes a la cesión o antes de esa adquisición posterior. Una solicitud basada en la intención de uso, por regla general, no puede cederse antes de presentar la declaración de uso, salvo junto con el negocio correspondiente.

Orden de trabajo para ceder una cartera

1. Actualice antes los datos del titular: si el titular cambió de nombre o dirección, inscriba esos cambios antes de la cesión; si no, las oficinas pedirán explicar por qué el cedente no coincide con el registro.
2. Agrupe las marcas similares por país: donde las marcas similares deben cederse juntas, como en China, incluya en la misma lista todas las idénticas o similares para productos idénticos o similares, tanto de Madrid como nacionales.
3. Use un contrato marco y documentos breves por país: el contrato marco recoge toda la cartera; a cada oficina se presenta un documento de cesión breve. Consulte de antemano los requisitos de firma, legalización, apostilla y traducción.
4. Presente por vías: una sola petición de Madrid ante la OMPI e inscripciones nacionales oficina por oficina. Los pagos pueden vincularse a la inscripción en los mercados clave.
5. Actualice todo lo que depende de la marca: inscripciones aduaneras, registros de marca en marketplaces, licencias inscritas y los datos del titular en dominios y redes sociales.

Preguntas frecuentes

¿Se puede usar ya la GIPAP? Sigue en fase piloto. La OMPI no ha publicado una lista completa de oficinas participantes; la única confirmada oficialmente es la USPTO. Tampoco sustituye la inscripción nacional ni la obligación de actuar mediante agente local, así que por ahora las cesiones se tramitan como se explica arriba.

Si la OMPI inscribe el cambio, ¿surte efecto en todos los países? No necesariamente. La oficina designada dispone de 18 meses para declarar que el cambio no surte efecto en su territorio. Esté atento a las notificaciones y prepárese para subsanar en el país.

¿Podemos seguir usando las marcas durante la cesión? Sí, pero hasta la inscripción o la publicación el titular registrado sigue siendo el anterior. Si surge una infracción o una retirada en ese tiempo, puede que tenga que actuar el titular anterior; incluya un deber de colaboración en el contrato.

J&C Intellectual Property Agency, fundada en 2008, es una agencia de marcas registrada ante la CNIPA y miembro de la Asociación China de Marcas. Gestionamos solicitudes de marca, cesiones e inscripciones aduaneras en China para marcas extranjeras; vea nuestro servicio de registro de marcas.