La sentencia ZARA contra ZORA del Tribunal Superior de Delhi vuelve al debate: invocar el artículo 11(2) no exige declaración previa de la Rule 124 ni admite disección de marcas
Los profesionales indios debaten desde el 26 de septiembre una sentencia anterior del Tribunal Superior de Delhi en ZARA contra ZORA: el tribunal sostuvo que, cuando el titular invoca el artículo 11(2) de la Ley de Marcas de 1999 para proteger una marca notoria más allá de su clase, la ley no impone como condición previa que la marca haya sido declarada formalmente notoria conforme a la Rule 124, y el tribunal o el Registrador pueden resolver la cuestión en el propio caso con los factores del artículo 11(6) y las disposiciones conexas. La sentencia fue dictada por la jueza Jyoti Singh el 6 de julio de 2026 (C.A.(COMM.IPD-TM) 52/2024) en el recurso de Inditex conforme al artículo 91 contra la resolución del Registrador de 8 de febrero de 2024, que había desestimado la oposición 1188767 de Inditex a la marca ZORA.
ZORA había sido solicitada por Aggarwal Bag House el 30 de octubre de 2019 con uso reivindicado desde el 3 de junio de 2016 y estaba registrada con el número 4310686 en la clase 24 para tejidos lisos, recubiertos, laminados, impregnados e impermeables.
El tribunal razonó que el artículo 11(2) solo exige que la marca anterior 'sea una marca notoria en la India', no que haya sido declarada como tal por un tribunal o por el Registrador; el titular solo tiene que acreditar con pruebas los parámetros de los artículos 11(6) y (7) en relación con el artículo 2(1)(zg); el legislador usó deliberadamente 'notoria' en el artículo 11(2) y 'determinada como notoria' en el artículo 11(8); la Rule 124 se introdujo solo con la reforma del reglamento de 2017; y cualquier otra lectura dejaría sin efecto el artículo 11(5), su Explicación (b) y la regla correspondiente.
El tribunal criticó además que el Registrador dividiera ZARA y ZORA en 'ZA/RA' y 'ZO/RA' y comparara los prefijos, una disección errónea contraria a la regla consolidada de comparar las marcas en su conjunto; vistas en su conjunto, ambas marcas son fonética, visual y estructuralmente semejantes, y el examen del artículo 11(2) se refiere a la dilución y el perjuicio del carácter distintivo y la reputación de la marca anterior, no a la confusión del consumidor del artículo 11(1).
En consecuencia, el tribunal anuló la resolución del Registrador, canceló el registro de ZORA en la clase 24 y ordenó al Registrador eliminar la inscripción del Registro en un plazo de dos meses.
Se trata de una sentencia de hace más de dos meses que vuelve al primer plano, no de una decisión nueva: el comentario publicado en SpicyIP el 26 de septiembre reavivó el debate, señalando que la vía caso por caso, en paralelo a la lista de la Rule 124, puede crear un sistema de dos carriles en el que las marcas muy litigadas obtienen precedentes reutilizables mientras la notoriedad de las demás sigue siendo incierta.
Para las marcas extranjeras que operan en la India, el significado práctico es que la protección de la marca notoria descansa en la propia prueba y que la semejanza ante el Registrador no puede valorarse por disección.
J&C recomienda a las empresas con marcas en la India usar la sentencia en dos sentidos: ante una marca semejante, oponerse o pedir la cancelación directamente con el artículo 11(2) sin esperar la lista de la Rule 124, con pruebas sobre los factores del artículo 11(6), como ventas, publicidad, registros y defensa; valorar aun así una solicitud de la Rule 124 cuando esté justificada, pues la conclusión de un caso solo vale para ese caso y la lista formal da una respuesta estable y citable; e insistir en la comparación de conjunto, recurriendo las decisiones basadas en la disección.
Fuente: delhihighcourt.nic.in
