El TUP niega la cesación a Ericsson frente a ASUS
Ericsson ganó en infracción ante el Tribunal Unificado de Patentes (TUP), pero no obtuvo una orden de cesación. La División Local de Milán dictó el 6 de noviembre sentencia de primera instancia en el asunto Ericsson contra ASUSTeK Computer Inc. y su proveedor logístico Arvato Netherlands (UPC_CFI_318/2024 y 730/2024): la patente de codificación de vídeo HEVC/H.265 EP 2 727 342 es válida y se infringe de forma indirecta, y ASUSTeK responde de los daños. Pero prosperó la defensa FRAND de ASUSTeK y el tribunal rechazó la cesación, la retirada y la destrucción solicitadas.
La sentencia es recurrible.
Por qué no hubo orden de cesación
El tribunal consideró primero que Ericsson tiene posición dominante en el mercado pertinente. Ser titular de una patente esencial (PEN) no hace presumir la dominancia; hay que definir el mercado y valorar todas las circunstancias. Pero el HEVC se usa mucho en streaming, los dispositivos sin él no compiten y no hay alternativa equivalente (apartados 297-304). Según la sentencia Huawei/ZTE del TJUE, el titular dominante debe identificar la patente y explicar la infracción antes de pedir la cesación, para que el implementador pueda negociar. Antes de presentar la demanda el 14 de junio de 2024, Ericsson no dio detalles de sus PEN de HEVC ni abrió negociaciones concretas (apartados 320, 329 y 332).
El aviso dado al demandar o después no subsana la omisión, y ni los registros públicos de declaraciones de la UIT ni una solicitud de cesación condicionada lo sustituyen (apartados 330, 335 y 341). Ericsson alegó que ASUSTeK había impulsado a entidades vinculadas a demandar a su cliente AT&T en EE. UU. y que su acción era defensiva; el tribunal no apreció ninguna justificación objetiva (apartados 343-346).
Qué bloqueó la defensa FRAND y qué no
- Bloqueó: la orden de cesación y la retirada y destrucción de los productos (apartados 358 y 381).
- No bloqueó: la declaración de infracción y de responsabilidad de ASUSTeK por los daños pasados y continuados; la cuantía y el periodo indemnizable se fijarán en un procedimiento posterior.
- Información: en las cuatro semanas siguientes a la solicitud de ejecución de Ericsson, ASUSTeK y Arvato deben entregar una declaración firmada por un auditor independiente u otro profesional con origen y canales de distribución, existencias y ventas, costes, precios y beneficio neto desde el 29 de junio de 2016, con una multa de 1.000 euros diarios hasta 1 millón.
Se desestimó por falta de competencia la petición principal de declarar la patente esencial para HEVC/H.265, se rechazó la reconvención de nulidad y las demandadas pagarán el 67,5% de las costas. La infracción es indirecta porque los ordenadores solo aplican la patente después de que el usuario instale la extensión de vídeo HEVC; no hubo infracción directa, pero se cumplen los requisitos del artículo 26 del Acuerdo TUP (apartados 236 y 248).
J&C recomienda: antes de pedir la cesación ante el TUP, el titular de una PEN debería enviar al implementador un aviso concreto con la patente y la forma de infracción, a ser posible con tablas de reivindicaciones, y darle tiempo para responder y negociar; el aviso al demandar o después no cuenta. El implementador debería expresar por escrito y a tiempo su voluntad de obtener una licencia FRAND y documentar la negociación. Aunque prospere la defensa FRAND, quedan la infracción, los daños y el deber de informar, así que conviene preparar pronto los datos de ventas, costes y beneficios.
Fuente: www.unifiedpatentcourt.org
