La OEP fija cómo adaptar la descripción tras la G 1/25

La OEP publicó por anticipado el 10 de noviembre un aviso que explica cómo aplica en examen y oposición la decisión G 1/25, dictada por la Alta Cámara de Recursos el 3 de septiembre. La presencia en la descripción de materia o realizaciones fuera del alcance de las reivindicaciones ya no constituye por sí sola una incoherencia y no se exige concordancia formal; solo hay que adaptar la descripción cuando la incoherencia incumple un requisito concreto del CPE. Las Directrices se revisarán. Solo es auténtico el texto que se publique después en el Diario Oficial mensual.

Qué dijo la G 1/25

Según el sumario, cuando las reivindicaciones se modifican ante los órganos de la OEP o en recurso y la modificación crea una incoherencia con la descripción, dibujos incluidos, la descripción debe adaptarse si, y en la medida en que, la incoherencia supone el incumplimiento de alguno de los artículos 52 a 57, 76(1), 83, 84, 123(2) o 123(3) del CPE. Hasta ahora, toda incoherencia que hiciera dudar de la materia protegida se trataba como un problema del artículo 84 y debía suprimirse.

Cómo se interpretan las reivindicaciones

Las reivindicaciones se leen siempre a la luz de la descripción y los dibujos en un proceso unitario, con la reivindicación como punto de partida y base, y no solo cuando resulta oscura por sí misma; esto no se limita a la patentabilidad. La descripción puede influir en el sentido de los términos, pero no añadir una limitación o ampliación sin base en ellos: una realización con características adicionales no las incorpora a la reivindicación. Una definición de la descripción se toma al pie de la letra si es técnicamente razonable, con su efecto ampliatorio y restrictivo.

Cuándo hay que adaptar

Solo hay incoherencia cuando una afirmación de la descripción o los dibujos sugiere una lectura incompatible con el sentido aparente de la reivindicación y la interpretación no puede resolverlo con facilidad. Infringe el artículo 84 si deja de estar claro si ciertos datos o realizaciones entran en la reivindicación, y también debe suprimirse si da a la reivindicación un sentido que falla en novedad, actividad inventiva, suficiencia o ampliación de materia, por ejemplo cuando la descripción refleja aún la reivindicación anterior a una modificación hecha por actividad inventiva. Vale en todas las fases, para documentos modificados o no.

Dos ejemplos y cláusulas en forma de reivindicación

• La reivindicación independiente tiene las características A, B y C, pero la descripción dice que la invención comprende A y B y que en una realización puede incluir C: esto siembra dudas sobre si C es necesaria, infringe el artículo 84 y debe corregirse, y puede afectar al artículo 56 si C se añadió por actividad inventiva. Las características de una reivindicación independiente no pueden presentarse como preferentes u opcionales.
• La reivindicación independiente tiene A y B, y la descripción dice que el aparato comprende A, B y C: la interpretación no incorpora C a la reivindicación y no hace falta adaptar.

Las cláusulas redactadas como reivindicaciones en la descripción no tienen que suprimirse ni modificarse sistemáticamente por su forma; solo deben adaptarse si son incoherentes con las reivindicaciones y, por ello, se incumple alguna de las disposiciones citadas.

J&C recomienda: si hay un informe de examen pendiente que pide ajustar la descripción a las reivindicaciones, conviene preguntar a qué requisito del CPE responde cada supresión solicitada y explicar en la respuesta por qué se mantienen los pasajes sin esa conexión. Al redactar o modificar, no presente como preferentes u opcionales las características de la reivindicación independiente y ajuste los pasajes que aún describan la invención anterior a una modificación hecha por actividad inventiva. En oposición, cabe pedir que un ataque por incoherencia se concrete en una disposición.

Fuente: www.epo.org