El Federal Circuit endurece la prioridad AIA aplicable al estado de la técnica

En una decisión con valor precedencial dictada el 10 de agosto de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos (CAFC) rechazó en Dental Monitoring SAS v. Align Technology, Inc. el enfoque más flexible que el PTAB venía aplicando a la prioridad bajo la America Invents Act. La controversia giraba en torno a 35 U.S.C. § 102(d)(2): si una patente o solicitud estadounidense publicada con posterioridad puede retrotraer su fecha de estado de la técnica bajo § 102(a)(2) a una solicitud provisional simplemente porque reivindica formalmente esa prioridad y la provisional contiene la materia técnica invocada contra la patente impugnada.

La respuesta del CAFC fue negativa. El tribunal recuperó el marco más exigente de Dynamic Drinkware: además de demostrar que la solicitud anterior contiene la materia concreta utilizada como estado de la técnica, debe acreditarse que esa solicitud proporciona soporte de descripción escrita conforme a § 112(a) para al menos una reivindicación de la referencia posterior. En procedimientos ante el PTAB, esta diferencia puede decidir si una referencia clave entra o no en el universo de estado de la técnica, especialmente cuando la fecha efectiva de la patente impugnada cae entre la solicitud provisional y la solicitud no provisional de la referencia.

El cambio afecta al umbral probatorio del PTAB

Align se apoyó en una publicación de patente estadounidense conocida en el expediente como Carrier para sostener una combinación de obviedad contra la patente ’409 de Dental Monitoring. La fecha efectiva de esta última, basada en prioridad extranjera, se situaba después de la presentación provisional de Carrier pero antes de su solicitud no provisional. Por ello, Carrier sólo resultaba útil como referencia si podía acogerse a la fecha provisional para efectos de § 102(a)(2).

El PTAB había seguido su decisión precedencial en Penumbra y entendía que, bajo AIA § 102(d)(2), no era necesario aplicar la exigencia de Dynamic Drinkware según la cual al menos una reivindicación de la referencia posterior debía estar respaldada por la solicitud provisional. Bastaba, en términos generales, con cumplir formalmente las normas de prioridad y demostrar que la solicitud anterior contenía la materia técnica concreta utilizada como referencia.

El CAFC rechazó esa lectura. Interpretando conjuntamente § 102(d)(2) y § 119(e)(1), concluyó que estar “entitled to claim a right of priority” exige algo más que una formalidad procesal. En el caso de una provisional, también debe cumplirse la exigencia de descripción escrita de § 112(a). El tribunal anuló la decisión del PTAB y devolvió el asunto para que se determine si la provisional de Carrier realmente respalda al menos una reivindicación publicada de Carrier.

El peticionario debe construir ahora una cadena probatoria en dos niveles

Cuando una referencia estadounidense depende de una fecha provisional, el peticionario de un IPR debería asumir que existen dos comprobaciones distintas. La primera es si la provisional proporciona soporte suficiente de descripción escrita para al menos una reivindicación de la referencia posterior. La segunda es si la misma provisional respalda la materia específica que se utiliza para atacar la novedad o la actividad inventiva.

Eso cambia la preparación de una petición. Mostrar únicamente que el párrafo citado ya aparecía en la provisional deja incompleto el análisis. Una estrategia más sólida consiste en mapear, elemento por elemento, al menos una reivindicación posterior frente a la provisional y, por separado, vincular la divulgación técnica realmente invocada como estado de la técnica. Las provisionales breves, genéricas o incompletas pasan a ser un punto de vulnerabilidad evidente.

El efecto práctico puede ser importante. Las declaraciones de expertos, la memoria provisional, las reivindicaciones posteriores y los pasajes citados deben formar una cadena coherente y verificable. En expedientes de obviedad construidos con varias referencias, esta exigencia puede aumentar el trabajo previo y también modificar la selección de documentos que merece la pena llevar al PTAB.

Los titulares obtienen una vía más precisa para excluir referencias

Para el titular de la patente, la decisión ofrece una línea de defensa más concreta contra el estatus de una referencia, incluso antes de entrar en el fondo técnico completo de la combinación de obviedad. Si la fecha no provisional de una publicación estadounidense es posterior a la fecha efectiva de la patente impugnada, pero la referencia necesita una provisional o una cadena anterior para entrar bajo § 102(a)(2), ya no basta con preguntar si el pasaje citado apareció pronto.

La pregunta adicional es si la solicitud anterior respalda al menos una reivindicación de la propia referencia. Este punto puede ser especialmente útil cuando la provisional era esquemática, cuando la solicitud posterior añadió contenido técnico sustancial o cuando las reivindicaciones definitivas combinan elementos que no estaban presentados conjuntamente en la solicitud inicial.

Si falla la fecha anterior, la referencia puede perder su condición de estado de la técnica frente a la patente impugnada. En algunos IPR eso puede eliminar una pieza central del caso; en otros, obligará al peticionario a reconstruir la combinación, incorporar documentos adicionales o reformular la motivación para combinar. Unos pocos meses de diferencia en la cronología pueden alterar por completo la arquitectura probatoria.

La práctica de la USPTO necesita ajustarse a la nueva lectura del CAFC

La decisión entra en conflicto directo con el enfoque más amplio asociado a Penumbra y con materiales de la USPTO sobre AIA § 102(d) que habían tratado el acceso a una fecha anterior principalmente como una combinación de cumplimiento formal de prioridad y soporte para la materia citada. Tras una decisión vinculante del Federal Circuit, esa formulación anterior ya no debería utilizarse como conclusión segura del análisis.

Para los peticionarios, la consecuencia práctica es revisar desde el inicio cada referencia central que dependa de una fecha de prioridad anterior. Si una publicación sólo es estado de la técnica gracias a una provisional, el análisis de soporte bajo § 112(a) debe estar cerrado antes de presentar la petición. Los titulares, por su parte, deberían incorporar a sus listas de control una cuestión simple: “¿la solicitud anterior respalda una reivindicación de la referencia?”. También conviene colocar en una misma línea temporal las prioridades extranjeras, las cadenas PCT y las fechas de las referencias estadounidenses.

El fallo no invalida las solicitudes provisionales ni las reivindicaciones de prioridad extranjera. Lo que cambia es la prueba exigida para convertir una fecha anterior en fecha de estado de la técnica bajo la AIA. La mera presencia de una fecha en la cadena de prioridad ya no basta por sí sola; debe existir un vínculo de descripción escrita que conecte la solicitud anterior, al menos una reivindicación posterior y la materia técnica realmente utilizada contra la patente.