CAFC收紧AIA在先专利优先权,PTAB证据链需要重做
美国联邦巡回上诉法院(CAFC)在2026年8月10日作出的先例性判决 Dental Monitoring SAS v. Align Technology, Inc.,直接否定了PTAB此前在 Penumbra 中采用的较宽松AIA优先权分析。争议集中在35 U.S.C. § 102(d)(2):一件后来公开的美国专利或申请,能否为了充当更早的§ 102(a)(2)在先技术,仅凭形式上主张临时申请优先权并证明临时申请记载了被引用内容,就把自己的在先技术日期追溯至临时申请日。CAFC给出的答案是否定的。
法院要求回到更严格的 Dynamic Drinkware 框架。要把一件专利文献追溯到临时申请日作为在先技术,至少还要证明该临时申请依据§ 112(a)对后续参考文献的至少一项公开权利要求提供书面描述支持。对PTAB无效程序而言,这不是一项边缘技术问题:当专利权人的有效申请日恰好落在对比文件临时申请日与正式申请日之间时,优先权链能否站住,可能直接决定某份核心文献是否属于在先技术。
法院改掉的不是一个措辞,而是PTAB的优先权门槛
在涉案IPR中,Align依赖美国专利申请Carrier作为显而易见性组合的一部分。Dental Monitoring的’409专利以外国优先权为基础,其有效申请日位于Carrier临时申请日与非临时申请日之间。于是,Carrier能否取得临时申请日作为AIA在先技术日期,成为决定性问题。
PTAB依据其先例性 Penumbra 决定认为,AIA § 102(d)(2)下不必再做 Dynamic Drinkware 所要求的“后续专利权利要求是否得到临时申请书面描述支持”分析。按该路径,只要满足§§ 119、120的形式性要求,而且更早申请记载了作为在先技术所依赖的具体内容,参考文献即可取得更早日期。CAFC认为这把法条中的“entitled to claim a right of priority”读得太薄。
法院从§ 102(d)(2)与§ 119(e)(1)的文字出发,认定“有权主张优先权”不是完成一个程序动作,而是必须满足法定的实体条件。对于临时申请,其中包括§ 112(a)的书面描述要求。因此,在先技术日期不能因为优先权声明本身就自动前移。法院据此撤销PTAB决定并发回重审,由PTAB进一步判断Carrier临时申请是否真正支持Carrier至少一项公开权利要求。
无效请求人的举证现在需要同时跨过两道门
实务上,依赖临时申请日期的美国专利文献现在应当至少完成两层核验。第一层,是临时申请是否对参考文献至少一项公开权利要求提供符合§ 112(a)的书面描述支持;第二层,是无效请求人实际拿来做新颖性或显而易见性论证的具体技术内容,是否同样能在该临时申请中找到充分支持。只证明第二层而跳过第一层,已经不足以当然取得更早的§ 102(a)(2)日期。
这会改变IPR petition的准备方式。过去在 Penumbra 框架下,挑战方可以把主要精力放在“被引用段落是否出现在临时申请”上。今后更稳妥的做法,是同时制作一份权利要求支持表:把后续专利或公开申请的至少一项权利要求逐要素映射到临时申请,再另行映射真正依赖的在先技术内容。若临时申请较短、使用概括性语言、缺少后来权利要求中的关键组合关系,优先权链很可能成为案件早期就必须解决的争点。
举证责任也因此更具体。依赖更早日期的一方不能只提交优先权封面页或形式上的priority claim。专家声明、临时申请原文、后续权利要求、具体引用段落之间需要形成可复核的支持链。对于以多份专利文献拼接显而易见性组合的案件,这项工作可能显著增加petition篇幅、专家分析和前期检索成本。
专利权人获得了一条更实用的“去在先技术化”路径
对专利权人来说,本案最直接的价值不是改变自己的优先权日,而是提供了一条拆解对方在先技术资格的路径。收到IPR petition后,如果关键美国专利文献的正式申请日晚于被挑战专利有效申请日,却依赖更早的临时申请、继续申请或其他优先权链来取得§ 102(a)(2)资格,就不应只检查“对方引用的那一段是否早已出现”。还要反向检查:这条优先权链是否足以支持参考文献本身至少一项权利要求。
这类攻击尤其适合临时申请内容较薄、后续申请经历过明显技术扩充、权利要求组合在正式申请阶段才形成的专利族。只要更早日期失效,文献的有效在先技术日期可能推后到专利权人的有效申请日之后,从而退出§ 102(a)(2)在先技术范围。某些案件中,这会直接拆掉单一引用;另一些案件中,则会迫使请求人重新组织显而易见性组合、补充其他文献或改变动机论证。
本案本身也提醒了一点:Dental Monitoring的’409专利有效申请日基于外国优先权,并恰好夹在Carrier的临时与非临时申请日之间。因而企业在做美国无效防御时,应把自己的外国优先权、PCT链条与对方美国文献的临时申请链放在同一时间轴上分析。时间轴的几个月差异,可能就是一份文献能不能进场的分界线。
现行USPTO材料和既有IPR策略都需要重新校准
这项判决与此前USPTO围绕AIA § 102(d)所采用的 Penumbra 路径存在直接冲突。尤其是MPEP § 2154.01(b)以及依赖该思路形成的PTAB实践,过去强调AIA下无需判断参考专利的任何权利要求是否实际享有优先权。CAFC作为具有约束力的上诉法院已明确拒绝这种仅“形式性”满足优先权要求的解释,因此实务团队不能再把旧有USPTO文字当作最终安全港。
对无效请求人,最重要的调整是尽早审计每一份依赖更早优先权日的专利文献,尤其是核心文献。如果一份文献只有在临时申请日才早于关键日期,就应在立案前完成两层§ 112(a)支持分析,而不是把问题留到专利权人响应之后。对专利权人,则应把“参考文献自己的权利要求是否获得早期申请支持”列入IPR初始抗辩清单,并结合优先权链、公开日期和被挑战专利的外国优先权日制作统一时间轴。
这并不代表所有引用临时申请或外国优先权链的美国文献都会失去在先技术资格。CAFC要求的是实体支持,而不是否定优先权制度本身。真正发生变化的是证据标准:一个日期不再因为被写在priority claim里就足够。谁想利用那个日期形成AIA在先技术,谁就必须把更早申请与后续权利要求、被引用技术内容之间的书面描述链条证明出来。



