联邦巡回上诉法院撤销915万美元律师费:专利败诉不等于例外案件

美国联邦巡回上诉法院10月30日在ChromaDex诉Elysium案(案号2025-1227)中,撤销特拉华州联邦地区法院依《专利法》第285条判给被告Elysium的9,151,133美元律师费。
合议庭认为,ChromaDex的专利适格性主张虽然败诉,但并非异常缺乏依据,本案够不上可以转嫁律师费的“例外案件”。判决标注为非先例性,只处理律师费问题,此前被认定不具专利适格性的权利要求并未因此恢复。
专利先输,律师费随后判下
涉案的美国第8,197,807号和第8,383,086号专利由ChromaDex与达特茅斯学院共有,保护含分离烟酰胺核糖(NR)、口服后能提高NAD+生物合成的营养补充剂组合物。NR天然存在于牛奶中,但含量极微,且与乳清蛋白结合、无法被吸收利用。地区法院认定权利要求指向自然产物,联邦巡回上诉法院2023年维持。
Elysium随后申请律师费。地区法院认为,美国最高法院Myriad案已直接解决“仅分离天然分子不具专利适格性”这一问题,ChromaDex基本无视该先例,于2024年判其承担上述律师费,其中约390万美元发生在马克曼听证(权利要求解释听证)之前。
上诉法院:Myriad不是分析的全部
上诉法院指出,判断是否属于例外案件,看的是立场的实质强度,而不是最终输赢;只有“异常缺乏依据”才够得上第285条。如果ChromaDex只主张NR“被分离”这一结构差异,确实与Myriad案中被否定的分离DNA相近;但它的核心主张援引Natural Alternatives案,认为分离后的NR能提高NAD+生物合成,具有与天然NR显著不同的特性和显著用途。
评价这一主张,需要逐项分析:权利要求是否要求特定NR用量,生物合成的增加能否归因于NR,按地区法院的解释分离后的NR是否必然可被吸收,以及牛奶本身通过色氨酸也能提高NAD+生物合成。合议庭据此认为本案并非凭Myriad即可一锤定音,地区法院把Myriad当作适格性分析的全部属于法律错误,构成滥用裁量权。法院同时拒绝Elysium发回重审的请求,直接撤销费用裁定,上诉费用由Elysium承担。
鉴诚建议,天然产物、营养补充剂和生物技术领域的专利权人在美国起诉前,若权利要求存在适格性风险,宜尽早把“显著不同的特性”和“显著用途”的论证、实验数据和专家意见准备扎实,这既关系胜诉机会,也关系败诉后的费用风险;被告申请律师费时,只证明对方输在某一先例上通常不够,还要证明其立场异常缺乏依据。


