La USPTO reduce el margen para pedir reexamen tras un IPR

Una decisión de la USPTO divulgada el 3 de mayo endurece la relación entre el inter partes review y el reexamen ex parte. El punto central está en el momento en que se activa el estoppel de 35 U.S.C. § 315(e)(1): la solicitud de reexamen no se entiende solo como una presentación realizada en una fecha concreta, sino como una petición pendiente hasta que la Oficina ordena el reexamen conforme a 35 U.S.C. § 304.

La lectura reduce el margen de una estrategia conocida: primero impugnar la patente mediante IPR y después usar el reexamen ex parte como una segunda vía si el expediente ante el PTAB empieza a ser desfavorable. Si la decisión final escrita del IPR ya se ha emitido y la Oficina aún no ha ordenado el reexamen, el solicitante puede quedar bloqueado cuando pretenda apoyarse en los mismos motivos, o en motivos que razonablemente pudo haber planteado en el IPR.

El punto crítico ya no es solo la fecha de presentación

La duda práctica era sencilla: si una parte presenta una solicitud de reexamen ex parte antes de la decisión final escrita del IPR, ¿queda fuera del alcance del estoppel de § 315(e)(1)? La respuesta de la USPTO es más estricta. Para estos efectos, la solicitud no queda cerrada simplemente porque el documento haya sido presentado. Mientras la Oficina no decida si ordena el reexamen, el solicitante sigue pidiendo una actuación administrativa.

La diferencia pesa en la estrategia. Una vez ordenado el reexamen, el procedimiento cambia de naturaleza y avanza principalmente entre el titular de la patente y la Oficina, con una participación limitada del tercero solicitante. Antes de esa orden, la Oficina todavía está evaluando si la solicitud debe entrar en el sistema de reexamen. La decisión coloca la presión del estoppel precisamente en esa fase previa.

La vía de reserva después del IPR pierde seguridad

Muchos demandados por infracción han utilizado el reexamen ex parte como una ruta complementaria al IPR. Esperan a ver cómo evoluciona el expediente, observan la audiencia oral, valoran las preguntas del panel y, si aparecen señales de riesgo, presentan una solicitud de reexamen antes de que llegue la decisión final escrita. Ese margen táctico se estrecha.

Presentar la solicitud no equivale a que el reexamen ya haya comenzado. La Oficina debe decidir todavía si existe una cuestión sustancial nueva de patentabilidad. Si la decisión final escrita del IPR se emite durante ese periodo de revisión, el solicitante puede perder la posibilidad de utilizar la solicitud pendiente como un ataque paralelo seguro. El problema no es solo llegar tarde; la solicitud puede quedar afectada por el estoppel.

Los titulares de patentes ganan un argumento procesal más claro

Para quienes impugnan patentes, la preparación temprana se vuelve más importante. Si la estrategia depende de combinar IPR y reexamen, la búsqueda de anterioridades, el mapeo de reivindicaciones y la selección de motivos deben completarse antes, no después de la audiencia del IPR. Repetir las mismas combinaciones de anterioridades, o combinaciones que pudieron plantearse razonablemente en el IPR, será más delicado cuando la orden de reexamen aún no se haya emitido.

Los titulares, en cambio, obtienen un punto de objeción más concreto. Ante una solicitud de reexamen posterior a un IPR, conviene revisar la secuencia con cuidado: cuándo se emitió la decisión final escrita, cuándo se presentó la solicitud de reexamen, si la orden de § 304 ya existía y hasta qué punto los motivos se solapan con los del IPR. Esos detalles pueden decidir si el reexamen continúa o no.

La planificación de nulidad exige una cronología más estricta

La reacción prudente no consiste solo en presentar solicitudes de reexamen antes. Primero debe decidirse si ambas vías son realmente necesarias. El IPR ofrece un foro contradictorio y un calendario definido, pero genera estoppel. El reexamen ex parte tiene otro umbral y, una vez iniciado, deja menos control al tercero solicitante. Usarlo como herramienta de rescate tras un IPR débil será más difícil de defender.

Las empresas que gestionan disputas de patentes en Estados Unidos deberían incorporar la cronología del estoppel al diseño inicial de la defensa de nulidad. Los informes de búsqueda, las peticiones de IPR, las solicitudes de reexamen y las defensas de nulidad en litigio no pueden prepararse como piezas aisladas. Hay que separar los motivos desde el inicio: cuáles pertenecen al IPR, cuáles no deben repetirse en reexamen y cuáles conviene reservar para el litigio. Cuando la decisión del IPR está cerca, el margen real de maniobra puede haber desaparecido.