专利分案申请怎么提:最晚什么时候、保留原申请日、分案的分案和费用

欧洲专利局最近提醒:分案要把母案已经缴过的年费再缴一遍(EPO:母案已缴的年费,分案仍须再缴一遍)。在中国,分案也有自己的规则:什么时候还能分、分出去的申请保留什么日期、哪些情况不能再分。审查员发来「单一性」通知要求删掉一部分权利要求时,被删的内容如果还想保护,分案几乎是唯一的办法。下面按现行《专利法实施细则》(2024 年 1 月 20 日起施行)讲清楚。以下是一般规则,个案请专业人士判断。
什么情况下要分案
一件专利申请只能包含一项发明,或者属于一个总的发明构思、在技术上相互关联的几项发明(《专利法》第三十一条、细则第三十九条)。外观设计一件申请里的相似设计不能超过 10 项(细则第四十条)。
审查员认为申请不符合这些规定的,会通知申请人在指定期限内修改,期满不答复的申请视为撤回(细则第四十八条)。修改时删掉的那部分,如果还想要,就把它拿出来另提一件分案申请。申请人自己觉得一件申请里放了两项以上发明,也可以主动分案。
最晚什么时候提
细则第四十八条:分案申请要在第六十条第一款规定的期限届满前提出,也就是收到授予专利权通知之日起 2 个月的办理登记手续期限届满前。拿到授权通知不等于来不及了,在这 2 个月里仍可以分案。
原申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的,不能再提分案。
分案的申请不能改变原申请的类别:发明专利申请分出来的还是发明,不能变成实用新型。
分出去的申请保留什么
细则第四十九条:分案申请可以保留原申请日;原申请享有优先权的,可以保留优先权日。这是分案最大的价值,在新申请日之前公开的内容不会挡住它。
代价是不能超出原申请记载的范围。原申请说明书和附图里没有写到的内容,分案时不能加进去。分案申请的请求书里要写明原申请的申请号和申请日。
分案的分案
从分案申请再分出新的分案,提交时间原则上仍按原申请来判断。例外是审查员针对这件分案申请本身指出了单一性缺陷,申请人为克服这个缺陷再次分案的,按这件分案申请的审查程序是否还在进行来判断(2019 年修改后的《专利审查指南》)。
费用怎么算
分案申请要按专利法和细则办理各项手续,自己缴申请费等费用。按原申请日计算、期限已经届满的费用,要在规定期限内补缴,具体金额和期限以国家知识产权局的缴费通知为准。
授权后的年费按原申请日起算的年度缴纳。分案越晚提、授权越晚,开始缴年费时所处的年度就越靠后,单年费用越高。这一点和欧洲专利局「分案补缴母案年费」的规则不同,但道理相近:分案保留了原申请日,费用也跟着原申请日走。
实务上怎么用
收到单一性通知时,先想清楚哪一部分是核心产品要用的,留在原申请里尽快授权;其余部分分案,慢慢争取。
原申请快授权时,回头看说明书里还有没有写到但没进权利要求的方案,竞品如果正好用了,赶在登记手续期限届满前分案。
外观设计相似设计超过 10 项的,多出来的分案提出,仍保留原申请日。外观设计怎么写、相似设计怎么合案,见外观设计专利怎么申请:局部外观、图形用户界面、相似设计合案与 6 个月宽限期。
发现别人把你的发明拿去申请了专利,那是权属问题,不是分案能解决的,见发明被别人抢先申请了专利:告权属、告署名,还是请求无效。
常见问题
原申请已经授权公告了,还能分案吗?不能。分案要在收到授予专利权通知后办理登记手续的 2 个月期限届满前提出,授权公告之后已经过了这个期限。
分案申请会比原申请更快授权吗?不一定。分案申请要重新排队审查,发明专利还要单独请求实质审查。
实用新型能分案吗?能。一件实用新型申请里有两项以上实用新型的,可以分案,分出来的仍是实用新型。
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