La USPTO retira su reforma de terminal disclaimer y reabre el cálculo ODP

Una de las formas más repetidas de contar esta historia de la USPTO es, a día de hoy, una de las menos precisas. La Oficina sí propuso en mayo de 2024 una reforma importante para vincular mucho más de cerca el obviousness-type double patenting (ODP) y la práctica del terminal disclaimer. Bajo ese planteamiento, una patente enlazada por terminal disclaimer habría podido quedar expuesta a consecuencias serias de exigibilidad si otra patente relacionada dentro de la misma cadena terminaba con reivindicaciones finalmente declaradas no patentables o inválidas frente al estado de la técnica. Pero esa propuesta no llegó a convertirse en una regla final vigente.

La fecha que importa es el 4 de diciembre de 2024. Ese día, la USPTO retiró formalmente la propuesta. Por eso, ya no debería describirse este asunto como una nueva regla en vigor. Aun así, el episodio sigue siendo muy relevante. La retirada devolvió el marco jurídico anterior, pero no eliminó la preocupación de política pública que estaba detrás. El ODP, las estrategias de presentación cargadas de continuation y los portafolios articulados mediante terminal disclaimers siguen siendo puntos reales de presión para solicitantes y titulares.

Primero hay que fijar bien el estado jurídico del tema

La corrección más importante aquí es factual, no opinativa. Lo que la USPTO publicó el 10 de mayo de 2024 fue una propuesta normativa, no una regla final. El texto iba bastante más allá de los efectos clásicos de un terminal disclaimer. Ya no se trataba solo de recortar plazo y mantener la exigencia de titularidad común. También se pretendía imponer una condición más severa de exigibilidad. En términos prácticos, las patentes enlazadas por terminal disclaimer habrían quedado mucho más expuestas a caer juntas si en otra parte de la cadena aparecía una decisión firme de invalidez o no patentabilidad basada en estado de la técnica.

Eso no llegó a convertirse en derecho vigente. Tras recibir comentarios extensos, la USPTO retiró la propuesta el 4 de diciembre de 2024. La regla posterior de tasas de patentes para el ejercicio 2025 tampoco adoptó el esquema más controvertido de tarifas escalonadas para terminal disclaimers que había acompañado el debate. El resultado práctico es claro. Hoy no existe una regla vigente de la USPTO que convierta aquella consecuencia de exigibilidad a nivel de familia en una condición operativa para los terminal disclaimers usados para superar objeciones de ODP. Cualquier análisis serio del tema tiene que empezar por ahí.

La retirada no borra la inquietud de fondo que motivó la propuesta

La propuesta no apareció de la nada. Respondía a una preocupación que la Oficina lleva tiempo señalando: grupos de patentes muy próximas entre sí, a menudo construidos mediante práctica de continuation, que resultan costosos de impugnar una por una incluso cuando giran en torno a juegos de reivindicaciones patentablemente indistintos. La reforma pretendía llevar la consecuencia del terminal disclaimer más allá del plazo y de la titularidad, y meterla en el terreno de la exigibilidad. Ahí estaba el salto más controvertido. La retirada elimina ese salto, pero no la preocupación que lo originó.

Eso importa porque algunos solicitantes pueden leer la retirada con demasiada comodidad. La lectura más prudente es otra. La USPTO se apartó de una solución regulatoria agresiva, no de la preocupación más amplia por los derechos encadenados en serie, el coste de las impugnaciones y el comportamiento de patent thickets. Por eso, la estrategia de presentación no debería volver automáticamente a la vieja idea de que los terminal disclaimers son un mecanismo de limpieza casi neutro y sin mucha carga posterior. La propuesta fracasó, sí, pero también dejó claro cómo está mirando hoy el debate institucional a los portafolios apoyados en continuations sucesivas.

En tramitación, la lección real es dejar de tratar el terminal disclaimer como reflejo por defecto

Durante años, muchas objeciones por ODP han generado un cálculo bastante conocido: si la argumentación es floja y la enmienda sale cara, se presenta el terminal disclaimer y se sigue adelante. Incluso después de la retirada, ese automatismo merece más revisión. Un terminal disclaimer nunca ha sido gratuito. Afecta al plazo, a la titularidad común, a la flexibilidad de transacción, a la arquitectura de licencias y al relato que rodea a una familia de patentes cuando llega una disputa. La reforma abandonada no inventó ese problema; simplemente lo dejó mucho más visible.

La cuestión pesa todavía más en estrategias de continuation. Hay carteras construidas sobre el hábito de presentar de forma amplia, procesar en capas y utilizar terminal disclaimers al final para cerrar solapamientos. Aun sin la regla retirada, ese hábito conviene revalorarlo. La pregunta útil ya no es solo si un terminal disclaimer puede sacar una solicitud adelante. La pregunta de verdad es si la nueva solicitud añade una posición reivindicatoria que merezca sostenerse como activo separado cuando se ponen sobre la mesa el plazo, las restricciones de titularidad, la carga de mantenimiento y la postura futura en controversia. Si la respuesta es débil, la solicitud quizá valga menos de lo que aparenta.

La respuesta más valiosa está en mapear la cartera, no solo en reaccionar expediente por expediente

La enseñanza de fondo de este episodio no es simplemente que una propuesta murió. Es que muchas empresas todavía no tienen una visión limpia de cómo se conectan sus propios activos. Saben que tienen varias familias de continuation y repeticiones de ODP, pero no siempre cuentan con un mapa operativo de qué patentes están enlazadas por terminal disclaimers, qué patentes de referencia están en el centro de esas cadenas y qué grupos podrían complicarse comercialmente si una patente estratégica se ve arrastrada a un problema serio de validez. La retirada no elimina esas tensiones estructurales. Solo significa que la USPTO no las va a amplificar, por ahora, mediante esta regla concreta.

Por eso, el siguiente movimiento útil debe hacerse a nivel de cartera. Conviene revisar como un sistema único los terminal disclaimers existentes, las patentes de referencia, las restricciones de titularidad común, los acuerdos de licencia y las rutas clave de continuation. También conviene filtrar antes las nuevas presentaciones para ver si son verdaderamente distintas desde el punto de vista patentario o si previsiblemente solo sobrevivirán atadas a una cadena ya saturada. La USPTO retiró la parte más afilada de la propuesta, pero la señal para el mercado sigue ahí. Los terminal disclaimers continúan disponibles. Lo que ya cuesta más sostener es la idea de que sean un atajo administrativo inocuo.