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马德里商标被指定国临时驳回怎么办:期限、当地代理人和几种处理方式

扁平插画:办公桌前的人面前放着一封带火漆印的大信封,一条线把它连到世界地图上高亮的定位点,旁边是日历和沙漏

走马德里体系指定了七八个国家,过了几个月,世界知识产权组织转来一份某个国家的「临时驳回通知」(provisional refusal)。很多企业第一次收到时不知道这意味着什么、要不要管、多久之内要回。简单说:临时驳回只针对发出通知的那个国家,其他指定国不受影响;但这个国家如果不在期限内答复,驳回就会确定下来,该国的保护就没了。本文整理收到临时驳回后要做的几件事。以下是一般规则,各国期限和要求以通知和当地规定为准,个案请当地专业人士判断。

先看清通知里的三件事

  • 哪个国家、驳回了哪些商品:通知可能是全部驳回,也可能只驳回部分商品或服务。部分驳回时,没被驳回的商品照常受保护。
  • 驳回理由:常见的是与在先商标近似、缺乏显著性,以及商品描述不符合当地要求(美国、加拿大、日本等对商品描述要求较细,用国内规范名称直接翻译过去的项目,常被要求改写)。
  • 答复期限:期限由各国自己定,长短不一,有的从通知发出之日起算,有的从收到之日起算。以通知上写明的为准,收到后第一时间记下截止日。世界知识产权组织网站公布了各国答复临时驳回的期限和起算方式(Time Limits to Respond to Notifications of Provisional Refusal),可以对照核实。

答复一般要委托当地代理人

马德里申请提交时不用逐国委托代理人,但答复临时驳回是在指定国的商标局进行,多数国家要求境外权利人通过当地代理人办理,例如美国要求境外申请人委托美国执业律师,欧盟要求欧洲经济区以外的权利人委托欧盟代理人。所以收到通知后,先联系目标国代理人报价、确认能否在期限内提交,时间紧时不要等内部审批走完。

几种处理方式

  1. 答辩:认为与在先商标不近似、商品不类似,或标志有显著性的,提交意见和证据,例如在该国的使用证据、共存情况。
  2. 修改或删减商品:因商品描述被驳回的,按当地要求改写;与在先商标冲突只集中在部分商品的,可以删掉这些商品,保住其余部分。删减一般可以在答复时向该国提出,也可以通过世界知识产权组织登记限制。
  3. 清除在先商标:引证商标长期不用的,可以考虑在该国申请撤销,年限和程序各国不同;也可以联系在先权利人取得共存同意书,是否接受看各国做法。
  4. 放弃该国或改为单独申请:这个国家不是核心市场、答复成本高于价值的,可以不答复;以后需要时再向该国单独申请,按当地规范写商品,通过率往往更高。

别忽略的两点

  • 国内基础商标:国际注册五年内依附于国内基础申请或注册。国内基础商标被驳回、无效或撤销,所有指定国的保护会一起受影响。指定国的驳回反过来不影响国内商标。两种途径怎么选,见马德里还是逐一国家注册。
  • 预算:马德里提交时省了逐国代理费,但答复驳回仍要付当地代理费,指定国家多时要预留这部分预算。官费怎么算,见马德里商标官费计算。

没收到通知,是不是就算注册了

马德里体系规定各指定国在 12 个月或 18 个月内审查,期限内没有发出驳回的,视为给予保护;不少国家还会主动发给予保护声明。指定后可以在世界知识产权组织的 Madrid Monitor 上查询各国状态,不用一直等纸质通知。部分国家的海关或电商平台要求另外提供该国的注册证明,需要时再向该国申请。

常见问题

只有一个国家驳回,会不会影响其他国家?不会。各指定国独立审查,一个国家的驳回只影响该国。

过了答复期限还能补救吗?多数情况下驳回会确定下来,只能重新申请。个别国家有恢复或延期的程序,条件严格,要尽快问当地代理人。

国内的驳回复审经验能直接用吗?思路相通,但程序、期限和证据要求按指定国的规定办。国内驳回的处理方式见商标被驳回怎么办。

青岛鉴诚知识产权代理有限公司(鉴诚知识产权)成立于 2008 年,国家知识产权局商标局备案商标代理机构、中华商标协会会员。

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