La USPTO introduce el pre-order paper en la fase SNQ de la reexaminación ex parte: los titulares obtienen una ventana previa de 30 días antes de la admisión

En una Official Gazette notice fechada el 1 de abril de 2026, la USPTO introdujo un nuevo procedimiento para las solicitudes de reexaminación ex parte: antes de que la Oficina determine, conforme a 35 U.S.C. 303(a), si la solicitud plantea una substantial new question of patentability (SNQ), el titular de la patente puede presentar un pre-order paper sin petición separada y sin pagar tasa. La finalidad de ese escrito es ayudar a la Oficina a valorar por qué la teaching alegada en la solicitud no debería considerarse suficiente para abrir una SNQ en la fase umbral. El escrito, por regla general, está limitado a 30 páginas, debe presentarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la solicitud y ese plazo no es prorrogable. El solicitante tercero, en principio, no puede responder, salvo que obtenga una excepción mediante una petición bajo 37 CFR 1.182 con la tasa correspondiente; en tal caso, la respuesta queda limitada a 10 páginas.

Lo que parece un ajuste procesal relativamente acotado tiene, en la práctica, un efecto importante sobre la fase inicial de las disputas de patentes en Estados Unidos. Los titulares ya no tienen que esperar necesariamente a que se ordene la reexaminación para intentar influir de manera estructurada en el expediente. Ahora cuentan con una oportunidad anterior para sostener que el procedimiento ni siquiera debería iniciarse. Para los requesters, el cambio incrementa la importancia de la calidad del escrito inicial, especialmente al construir la teoría de la “new teaching” y al explicar por qué la cuestión no fue ya decidida o suficientemente examinada con anterioridad.

1. Qué añade realmente el nuevo procedimiento y dónde están sus límites

La relevancia de la notice no consiste solo en permitir que el titular “hable antes”. Lo importante es que crea un canal pre-order definido y orientado específicamente a la fase de determinación de la SNQ. El escrito del titular debe centrarse en explicar por qué, incluso teniendo en cuenta la alleged new teaching invocada en la solicitud, la Oficina debería mantener la conclusión de patentabilidad alcanzada durante el examen respecto de algunas o todas las reivindicaciones cuestionadas. No se trata, por tanto, de un escrito abierto sobre el fondo ni de un vehículo para adelantar todos los argumentos de etapas posteriores.

Los límites procesales son relevantes. La notice indica que el escrito no debe abordar cuestiones que no hayan sido planteadas en la solicitud y que tampoco debe invocar una denegación discrecional bajo 35 U.S.C. 325(d), porque esa cuestión se examina después de decidir si existe una substantial new question. El escrito debe cumplir con los requisitos formales de 37 CFR 1.52. Puede ir acompañado de una declaración, que no computa dentro del límite de 30 páginas, pero no se admite la incorporación por referencia. Además, la USPTO aclaró que la dispensa normativa opera de forma automática: si el escrito del titular es conforme y oportuno, la Oficina dejará sin efecto 37 CFR 1.530(a) y la segunda frase de 1.540 en virtud de 37 CFR 1.183, sin necesidad de petición separada ni tasa. Esa dispensa solo se aplica a los procedimientos en los que la solicitud de reexaminación se haya presentado el 5 de abril de 2026 o después.

2. Por qué este cambio reconfigura la ventana defensiva previa a la SNQ

Durante años, los titulares podían discutir cuestiones en una reexaminación ex parte, pero el centro de gravedad práctico solía situarse después de la admisión. Esta notice desplaza parte de esa disputa hacia delante. La pregunta más relevante ya no es solo cómo defenderse una vez iniciada la reexaminación, sino si el titular puede convencer a la Oficina de que no debe ordenar la reapertura en absoluto.

Ese desplazamiento altera tanto el calendario como la curva de costes. Un pre-order paper bien ejecutado puede ayudar al titular a impedir que el asunto supere la fase umbral, reduciendo posteriores cargas de briefing, presión interna de gestión del caso e incertidumbre empresarial. En términos procesales, el nuevo mecanismo concede al titular una oportunidad estructurada para influir en el expediente antes de que la Oficina decida si el requester ha superado el umbral de la SNQ. Es una reasignación significativa de palanca estratégica al inicio del procedimiento.

3. Para el requester aumenta la presión de acertar desde el escrito inicial

Desde la perspectiva del requester, la notice incrementa el valor de presentar un escrito inicial sólido desde el primer momento. La USPTO establece expresamente que, por regla general, el requester no puede responder al pre-order paper del titular. Solo en circunstancias limitadas —por ejemplo, para abordar alegadas tergiversaciones materiales de hecho o de derecho, u otros argumentos impropios que dificulten materialmente la determinación de la SNQ— puede intentar obtener permiso mediante una petición bajo 37 CFR 1.182 y la tasa correspondiente. Incluso entonces, la respuesta está limitada a 10 páginas y debe presentarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del escrito del titular, sin prórroga.

Eso significa que el requester dispone de menos margen para asumir que fases posteriores corregirán un escrito de apertura débil. La notice también confirma que la guía vigente del MPEP sigue aplicándose: la SNQ debe basarse en una “new teaching”, es decir, en una enseñanza técnica nueva y no acumulativa o en una nueva perspectiva que hubiera escapado a la revisión anterior. Si la alleged teaching no es realmente nueva, la Oficina seguirá rechazando la reexaminación sobre esa base. En consecuencia, el escrito inicial del requester asume todavía más responsabilidad: no basta con explicar por qué el arte citado importa, sino también por qué la cuestión no fue ya resuelta, suficientemente examinada o simplemente reempaquetada a partir del expediente previo.

4. Medidas prácticas para titulares, requesters y equipos transfronterizos

La novedad es lo bastante relevante como para justificar ajustes operativos inmediatos, y no solo reacciones improvisadas cuando llegue el primer caso. Como mínimo, conviene considerar lo siguiente:

• Para titulares con patentes en EE. UU.: establecer un protocolo de respuesta de “30 días desde la notificación” para solicitudes de reexaminación ex parte, con esquemas argumentales preparados sobre ausencia de new teaching, falta de relevancia para un examinador razonable e identificación de cuestiones ya cubiertas en el examen o revisión previos.
• Para requesters: elevar la calidad del escrito inicial, especialmente en la teoría de la new teaching y en la explicación de por qué la cuestión no fue ya decidida o examinada de forma suficiente; asimismo, conviene prever presupuesto y tiempo para una eventual petición bajo 37 CFR 1.182 si una respuesta limitada llegara a ser estratégicamente necesaria.
• Para clientes transfronterizos y equipos internos que gestionan asuntos estadounidenses: incorporar la fecha umbral del 5 de abril de 2026 en alertas de riesgo, formularios de intake y plantillas de evaluación de reexaminación en EE. UU., de modo que los errores sobre la fecha aplicable no distorsionen la estrategia del caso.
• Para responsables de práctica y gestión: no conviene ver el pre-order paper como un simple escrito adicional, sino como una señal de que la parte inicial de la práctica de reexaminación en EE. UU. se está volviendo más escalonada. Los equipos que logren institucionalizar una revisión rápida del expediente, la reconstrucción de la prosecution history y la compresión de argumentos estarán mejor posicionados para convertir esta ventana de 30 días en una ventaja procesal real.

En conjunto, la USPTO no ha modificado el estándar legal de la SNQ, pero sí ha cambiado la estructura de información que rodea la decisión umbral. Los titulares disponen ahora de una vía formal, sin petición y sin tasa, para ser oídos antes de que la Oficina decida si ordena la reexaminación ex parte, mientras que los requesters afrontan más presión para concentrar calidad y precisión en la solicitud inicial. La propia notice también deja abierta la puerta a futuras revisiones reglamentarias si este mecanismo demuestra ser útil. Para quienes trabajan con disputas de patentes en Estados Unidos de forma habitual, no se trata solo de otra actualización procesal: es una variable nueva que conviene reflejar cuanto antes en flujos de trabajo, presupuestos y estrategia temprana de caso.