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执业手记 (299)

在商标注册之前该想些什么?

商标的起源可追溯到古代,当时工匠们将其签字或“标记”印制在其艺术品或实用产品上。随着岁月迁流,这些标记演变成为今天的商标注册和保护制度。 那么,商标申请注册之前我们该知道些什么呢?
想知道某个名称能否作为“我”的“特有标识”使用,首先要知道的是,哪些是不得作为商标注册的。最常见也最容易使众多申请人不太理解的方面,简单来说包括:
第一,地名的审查。不 得作为商标注册的地名包括县级以上行政区划以及公众知晓的外国地名,当然当该地名具有其他含义或作为集体商标和证明商标组成部分时除外。这里所说的不可作 为商标注册意思是不可以将地名作为商标内容要素予以注册,当然,在商标之外,地名仅用以区分商品或服务的来源性质的使用是完全可以的。
第二,所谓统称不可注册。在 商标注册申请之初,有部分申请人的申请名称因为与他人在先已经注册的商标相同或者近似,故为求区别而退而求其次的选择在名称之后加之其所要做的产品通称。 如,XX太阳能;XX胶带;XX巧克力。实际上,在商标注册中,“太阳能;胶带;巧克力”等等所表示行业通称的字眼是不可以作为商标注册的,那么这样的字 眼显然就不具有区分商标的功能。而同样不具有显著性不足以达到区分商标的功能的字眼,还包括,仅仅表示大小、颜色、味道等等的词语。
第三,行业通称的混淆。在 上文中已经简述了,作为行业通称的字眼不可以作为商标注册,不具有区分商标的功能。但是将行业通称作为说明性使用是完全可以的。这就出现了另一个容易被申 请人忽略的问题,也就是,商标中表示行业性的字眼必须与实际注册的商品分类相一致。换句话说,“XX面包”所对应的商标分类只能是面包,而不可以饼干、蛋 糕等。
以笔者的工作经验来说, 商标注册过程中有很多很多需要注意的细小问题,但相对于所有硬性规定的审查原则来说,尤为重要的一点是,是否会引起消费者的混淆和误认。这是一条贯穿商标 注册全过程的审查原则。换言之,以该原则为主要精神,即使申请注册的商标被商标局驳回注册申请,但我们能够说明商标之间的不同之处,且不足以造成消费者的 误认。那么,商标注册的申请在申请驳回复审的时候也完全有可能被核准。

商标注册的流程

  商标注册从申请到下发国家商标局的受理通知书大概二十个工作日左右,此文件仅仅表明国家工商行政管理总局商标局已经受理了此商标注册申请,商标注册申请已经通过了形式审查,并不表明所申请商标已获核准注册。

    此后约12个月左右商标实质审查阶段结束,通过审查的商标会进入初审公告,公告期为三个月,若在此期间无人提异议,商标申请人将会于公告期结束后的一个月左右收到商标注册证书。商标有效期限为十年,之后可以通过办理续展程序继续使用此商标。

    商标注册时其构成要素可以包括文字(中文、英文)和图形两部分,也可以仅为其中任意一部分申请注册(以何种形式注册取决于后的使用需要)。在申请注册时,将商标各部分分开注册可以有效的降低注册风险,且在使用时可以根据需要进行适当的组合。

    另外注册时可以以彩色图标申报,也可以黑白图标申报,以彩色申报时仅允许使用和保护此颜色的图标,一般以彩色商标申报是为了增加商标显著性;以黑白商标申报时,保护和使用不限定颜色,可以选择任意颜色的搭配。

商标注册流程图:******

我司受邀参加“淘宝2012网络消费安全与知识产权保护工作交流会”

2012年3月14日,我公司受邀参加了由杭州市工商行政管理局、杭州市工商局高新区(滨江)分局以及淘宝网共同主办的“淘宝2012网络消费安全与知识产权保护工作交流会”。

会议参加方包括杭州市工商局各局、处以及科委的领导,国内外各知名品牌的权利人及授权代理人,更有中国外商投资企业协会优质品牌保护委员会和日本贸易振兴机构上海代表处的发言人为大会致辞。

会 议以网络知识产权保护工作的开展方式以及深入范围为主要宗旨,除了主办方对网络知识产权保护工作的可喜成果、疑难现状以及未来展望做出的详细解述,更特设 现场答疑环节,并给出了关于网络知识产权保护过程中所能遇到的各项问题的切实解决方案。对于“权利人发现网络消费中的侵权行为后该如何应对?”;“权利人 发现侵权都有哪几种途径来维权?对此类情况如何予以制止?”;“权利人欲维权则需提供的证明材料有哪些?”等等问题,大会主办方的领导均作出明确答复。

    青岛鉴诚知识产权代理有限公司作为大会的与会方,在网络知识产权保护方面所提出的问题,得到了杭州市工商局领导的回复指导。在以往知识产权保护工作中所积累的实践经验基础之上,我们有信心鉴诚知识产权必将成为权利人在知识产权保护工作中最可靠、最专业的合作伙伴!

关于“Jer”复商标驳回审理由概述

申请人青岛健尔户外用品股份有限公司在第18类“钱包”等商品项目上申请的“ ”商标,被商标局以“该商标文字部分与文良惠在类似商品上已注册的第1927468号‘ ’商标近似”为由驳回,申请人委托我司向商标评审委员会提出驳回复审。

我司的复审理由主要为,申请商标有独特的创意,并且实际上,申请商标本身也确实与引证商标有着极大区别。
首 先,从文字上分析,申请商标的字母组合为“Jer”,而引证商标为“rer”,其首字母不相同,申请商标的“J”和引证商标的“r”有着显著的区别,一是 在字形上完全不近似,很容易辨认,二是在发音上,完全不相同,不易产生混淆。申请商标与引证商标都只有三个字母,因此,首字母的不同使得这两个商标在整体 上即有显著区别,根本不构成近似。根据我国消费者的一般记忆和读取习惯,字母组合商标都会首先注意并记住其首字母,以便消费者更好的认知。其中首字母在字 形及发音上都不相同,就会使消费者对这两个商标在意识上有完全不同的概念,根本不可能使消费者产生产源混淆之感。其次,从构图和整体视觉效果看,申请商标 为“Jer”字母和作为背景的群山图形组合而成,不包含其他文字及中文,整个商标构成一个整体,简单明了,给人一目了然的感觉。而从引证商标上看,商标是 由字母组合“ere”、中文“雪人”和拼音“XueRen”共同组成,共分三部分排列,构成较为复杂。从引证商标整体看,字母组合“rer”只占了商标的 一部分,并不是作为主体出现。这种搭配凸现了引证商标的独特创意,使整个商标的显著性较强。和申请商标的简单明了完全不同,根本不可能产生误认。
根据上述分析,两个商标在构成、整体视觉效果和含义等多方面的差别都极为显著,而消费者选购商品主要凭借着第一感觉的印象,两商标的不同自然在消费者脑海中呈现的内容各异,因此申请商标与引证商标不会造成混淆误认,更不可能构成近似商标。
     最终,商评委裁定,根据《中华人民共和国商标法》第二十七条的规定,申请商标在全部复审商品上的注册申请予以初步审定并公告。

含“中国”或“国”字头商标审查标准的解读

作为商标代理人,在做商标检索时会遇到一些商标中含有“中国”或“国”等字样或字头的情况,通常对此类商标注册风险的判断会依据《商标法》第十条及第十一条的相关规定,但由于法条条文叙述过于概括,往往导致对一些商标注册风险的判断出现较大偏差。2010年国家工商行政管理总局商标对此条规定进行了进一步的解释,在很大程度上解决了商标代理从业人员的困惑,下面就以此为基础对此类规定进行解读。 

一、 对于含有与我国国家名称相同或者近似文字的商标应严格依照《商标法》第十条第一款的相关规定进行判断,《商标法》第十条第一款内容为:“同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章相同或者近似的,以及同中央国家机关所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的”标志不得作为商标使用。此类商标如: 

 

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 2、对于带“国”字头但不是“国+商标指定商品名称”组合的商标,需要结合指定使用的商品等信息谨慎审查、分析,判断其使用在指定商品上是否直接表示了商品品质或其他属性、特点或是否具有欺骗性,是否有损公平竞争的市场秩序,或者是否容易产生政治上不良影响的。 

 对于上述含“中国”及首字为“国”字商标注册风险的判断,应当格外谨慎。如果商标或申请人的条件符合被授权的标准,在提交商标注册申请后,在商标注册申请程序过程中,应当提示委托人准备并向国家商标局提交相关证明材料。

 

试论网络服务提供商的侵权责任

随着信息科学技术的发展,电子商务作为一种新型的商业运营模式,越来越多的出现在各大商家以及消费者的视野中,甚至成为商业经营模式的主导。 

与传统的商业活动相比,电子商务活动存在着明显优势,如,方便、快捷等等。但随之而来的复杂繁多的网络侵权问题也让权利人对此头疼不已。本文将以知识产权侵权为例,浅谈几个网络知识产权侵权中网络交易平台提供商的侵权责任的相关问题。

     第一,网络侵权的认定。

以知识产权中的商标权为例,不论在哪种电子商务模式下,在网上直接销售假冒名牌产品、在其网络商店的标识、网页设计以及广告宣传中未经许可使用他人注册商标的企业和个人,毫无疑问均应承担相应责任。但网络侵权认定中的难题在于,互联网服务提供商的知识产权责任该如何认定?

关于互联网服务提供商的知识产权责任,仅在最高人民法院的司法解释中关于互联网著作权侵权责任有相关规定,目前,并没有涉及商标侵权责任承担的规定。那么,在这种情况之下,提供互联网服务的商家是否就可以其单方声明的免责条款而免除相应的法律责任呢?

笔 者认为,这样的免责条款显然是不具有法律效力的。提供电子交易平台的商家,对于商家在其交易平台上发布的相关交易信息虽然并不负有事前审查义务,但根据 “诚实信用”原则的要求,网络交易平台提供商作为联系经济实体双方的纽带,有能力也有义务在其能力控制范围内作出相应的商务平台管理,即在第三方行使通知 义务并提供相应证据之后,电子交易平台服务提供商必须做出的相关措施。故而,这种事后的审查以及相关措施的做出,就是衡量互联网服务提供商是否需要承担相 应侵权责任的重要因素之一。

第二,网络侵权的管辖。

网络侵权的管辖与一般侵权的管辖,存在相同之处,但也有着巨大差异。

首 先,被告所在地原则作为管辖原则中的恒定原则,在网络侵权中的适用就变的尤为艰难。由于商户在网络交易平台之上注册网络商户信息之时,并不一定需要填写真 实的身份信息,或者这些信息并不会出现在普通网络消费者的查询范围之内。这样的“被告所在地”显然是难以考证的。而这时的网络交易平台提供商所在地能否作 为被告所在地,也是众说纷纭的。

其 次,侵权行为的诉讼管辖中,侵权行为实施地和侵权结果发生地均有管辖权。但是,网络这一特殊形式,其更多的情况下是充当一种载体、一种工具。具体的侵权人 是通过计算机终端设备上的信息的上传、下载、输入输出等手段实施的侵权行为。而根据网络信息传送技术的运作过程来看,很显然,侵权行为与侵权结果均在多个 环节都有发生。因此,在网络侵权中,侵权行为地和结果发生地的认定也变的十分困难。

除此之外,网络侵权案件绝大多数为异地诉讼。这不仅仅有上文中提过的管辖问题,在取证、退赔、调解等等方面都增加了相当大的难度。这些疑难问题显然是需要一个明确的法律规定加以诠释的。

第三,网络侵权的责任方式。

关于网络侵权的责任归属是网络侵权中所有问题的重中之重,也是解决其他问题的根基所在。由于我国法律、法规对网络商品交易平台提供商的义务没有明确规定,学术界对网络侵权该适用的责任方式也是众口不一。但总体来说,主要就是以下两种观点的分歧:

第一,严格责任原则。即只要相关权利人发现在网络商品交易平台上所发布的相关知识产权信息侵犯了自己在先权利,就可以主张网络服务提供商承担相应侵权责任,而不必考虑网络服务提供商在此侵权行为中是否存在过错。

第二,过错责任原则。即以网络服务提供商对侵权行为的主观过错作为衡量其侵权责任的必备要件。也就是说,只要网络交易平台提供商对其平台上发布的相关交易信息尽到了合理的事前审查和事后补救义务,就不再存有过错。

笔 者认为,电子商务作为一种新型的商业经营模式,固然有其存在的必然性以及必要性。若以严格责任原则为网络侵权的责任归属原则,的确能最大范围的保护权利人 的权益,但这显然是不利于电子商务经济的发展的,更是无从考据的。我国相关法律、法规中,并没有明确规定网络交易平台服务提供商在提供网络服务之前负有对 商家注册信息的事前审查义务。网络平台服务提供商的所谓审查只是根据“诚实信用”等民事原则延伸而来的一个合理注意义务。在这样的法律环境之下,仅仅为了 保护权利的权益去适用严格责任原则,显然是有“因噎废食”之嫌的。

那 么过错责任原则是不是就可以成为网络交易平台服务提供商侵权责任归属的最终归宿呢?过错责任原则是以行为人的主观过错作为构成侵权责任的必备要件。很显 然,在电子商务经济的范畴中,网络交易平台服务提供商作为一个网络虚拟实体,其主观上的过错程度是难以考究的。笔者认为,在这里所谓的“过错责任原则”实 际上是被侵权的第三人履行告知义务之后,网络服务提供商所应做出的相关措施,而这也是上文中提到过的关于侵权责任认定的重要标准。显而易见的是,“过错责 任原则”也并非网络服务提供商在网络知识产权侵权责任的完美归宿。

综 上所述,由于法律、法规的制定以社会经济发展为基础,那么法律对于社会和经济不可避免的就具有相对滞后性,作为一个法律工作者应该理性看待这一问题。但 是,在电子商务经营模式逐步完善的今天,缺乏相关法律、法规的支持已经使得网络侵权问题迫在眉睫,因此不断完善法律体系,建立健全关于网络侵权的法律法规 机制,已经成为减少甚至杜绝网络侵权,建立健康有序网络商务经济发展环境的当务之急。而除此之外,笔者认为,加强网络服务提供商的主动审查功能也是减少网 络侵权行为的一项积极而有效的措施。

一块山寨士力架引发的的思索

士力架,作为玛氏食品公 司出品的巧克力产品,1930年就已在美国上市。2002 年进入中国以来,以其“饿了吗,把它吃掉”的脍炙人口的广告语为大众所熟知,其精美的包装和琅琅上口的名称也已被人们所接受。笔者也是其忠实的粉丝,每次 在超市购物时都会稍加留意。但是上周末,在青岛的某超市的食品区里,笔者竟然发现了山寨版的士力架,其取名为“士加力”, 同为巧克力产品,外观包装与士力架极其相似,使人很容易发生混淆(见下图,图1为正版的士力架,图2位山寨版的“士加力”)。
图1 

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出于职业的敏感性,笔者 仔细察看了山寨版“士加力”的外包装。令人不解的是,作为无论在包装还是中文名称都如此相似的同类型产品,“士加力”三个字的旁边赫然印有代表注册商标的 ®形标志。这证明此商标已经通过国家工商总局商标局的核准并注册,被允许使用,但这明显违背了《中华人民共和国商标法》关于商标独立性、唯一性、排他性的 立法精神。商标法第52条第一款明确规定,未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者相近似的商标的属于侵犯注册商标专 用权。笔者认为,“士加力”商标注册人的行为已经涉嫌商标侵权,给正版“士力架”的销售造成了不良影响,也给消费者带来了误导。当然,侵权与否,最终需要 由工商部门来认定。但是,这一事件却引发了笔者对于商标在企业竞争力中重要性的思索。
商标,顾名思义,是商品 的标记,用来区别一个经营者的品牌或服务和其他经营者的商品或服务。我国商标法规定,经商标局核准注册的商标,包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商 标,商标注册人享有商标专用权,受法律保护。这说明商标的注册和使用具有独立性、唯一性和排他性。大到跨国公司,小到民营企业,注册自己的专属商标,对塑 造企业品牌、公司形象,都有至关重要的作用。商品需要销售,销售就需要商品为消费者所熟知和认可,纵观整个世界市场,成功的商品、著名的品牌无不拥有让人 耳熟能详的名称和让人过目不忘的包装。在我国市场经济发展的初期,由于忽略对商标重要性的认识,以及缺乏对商标保护的意识,许多企业在国际竞争中丧失了主 动权,也使国内的各种山寨商品有了生存的土壤,各种商标权侵犯与被侵犯的事件屡屡上演。在经济全球化的背景下,尤其是随着我国加入世贸组织,接受世贸规则 之后,作为知识产权中的重要组成部分的商标权,开始为企业所重视,人们也越来越意识到商标对于一个企业竞争力的显著作用,于是出现了两种现象的对立:一种 是知名企业捍卫自己商标使用的权利,甚至不惜耗费巨资在国际市场上争得权利,如青岛海信集团就“HiSense”与西门子公司展开的长达数年的商标之争; 另一种是小型或是新型企业,利用本领域已有的知名品牌,仿冒其他商品商标的“傍名牌”现象,例如本文开篇所提的山寨版“士加力”仿冒同为巧克力商品的世界 知名品牌“士力架”的行为。笔者试对这两种对立的、矛盾的现象做出分析。
首先让我们回顾一下海信 集团与西门子公司的“HiSense”商标之争。海信集团“HiSense”商标在1993年12月14日中国商标局通过审查、核准注册。1999年1月 5日,“HiSense”获得“中国驰名商标”认证。1999年1月11日,博世-西门子公司在德国注册“HiSense”商标,与海信集团所注册商标分 毫不差。由于德国隶属于欧盟区范围内,根据欧盟的相关法律,海信集团将不得在欧盟区范围内销售带有“HiSense”商标的任何商品,这直接致使海信集团 的全球化战略处于停滞。海信集团认为中国和德国均属于巴黎公约成员国,中国商标主管机关认定的具有原创性意义且有重大商业价值的驰名商标,在德国同样应当 受到尊重。而西门子公司也针锋相对,认为自己所注商标合理合法,并提出了4000万欧元的转让费。于是,一个中国知名品牌和一个世界知名品牌的商标之争拉 开了帷幕。在这场没有硝烟的战争中,海信集团投入了大量人力物力,最终在支付了6位数转让费之后获得了“HiSense”商标在欧盟的使用权,为企业的全 球化战略迈出了坚实的一步。通过此案例,给我国的企业尤其是知名企业以很好的启示。第一、作为企业的管理层,要重视包括商标权在内的知识产权的关键作用, 在确定了生产领域及销售范围之后,要积极做出保护本企业知识产权的措施,如在所涉及的领域中及时积极的注册商标,这是确立企业形象,树立企业文化,明确企 业发展方向的基础。要想使消费者认可一个产品,在保证质量的基础上,首先需要消费者对这个品牌的认可,而且在市场竞争中,即使做不到“如雷贯耳”,也要做 到使人“耳熟能详”。商标,作为企业的无形资产,也许在初期并不能体现出它的价值所在,但是随着企业的发展,一个成功的、为人所熟知的商标会成为企业的宝 贵财富,成为产品被消费者所认可的先决条件,甚至通过商标所展现的企业精神会深入人心。回归到本案例,正是由于海信的品牌已经成为家电行业界的翘楚,而 “HiSense”这个商标也已经家喻户晓,并且成为“中国驰名商标”。这为海信最终获得此商标在欧盟的使用权起到了决定性的作用,这也值得我国其他的尤 其是具有国际化战略的企业所借鉴。第二、当企业的商标权等知识产权受到侵害时,不能卑躬屈膝,一定要拿起法律的武器予以还击。商标权的侵权行为屡有发生, 在某些领域,甚至已经成为一种常态。许多企业为了节约成本,或是根本不重视商标权利的保护,任由本领域的其他企业侵犯自己的商标权利,对仿冒、侵占自己商 标的行为不予制止,降低了消费者对于商品的认同度,最终造成被同行超越甚至代替的惨痛结果。在法律界,包括商标权在内的知识产权纠纷往往由于侵权范围界定 比较模糊造成举证困难,审理周期长,付出成本高,这令一些被侵犯的主体时常望而却步。但是,从另一个角度来讲,一旦争取到了属于自己的权利,就是一件“一 劳永逸”的事情,未来所获得的回报是会远远超出当初为争取权利所付出的成本,这也是诸如海信等企业哪怕耗费多年的经历、付出巨额的财产,也要维护自己商标 的权利,因为一旦企业占据了某一行业的领先或是主导地位,其丰厚的回报是唾手可得的。写到这里,笔者不禁想起至今仍在争论的沸沸扬扬的深圳唯冠科技有限公 司起诉美国苹果公司侵犯其“iPad”商标权案。作为本土企业,敢叫板如今世界上最有人气的大公司,不论结果如何,其为自己的正当权益所进行的顽强抗争就 值得赞扬,在某种程度上,此种勇敢的行为,也为企业本身赢得了知名度,提供了发展的契机。总之,作为知名企业,一定需要对商标权有足够的重视,清醒地认识 到在全球化经济的背景下,一个专属的商标对于企业竞争力的核心价值,想一想那个被咬了一口的苹果,已经成为了一个企业的代名词、一种文化的缩影;再想一想 那个戴着眼镜、留着花白胡子、柱着拐杖却总是慈祥的向你微笑的老爷爷,无论我们去到哪个地方见到他,亲切的感觉都会油然而生,有他在的地方不用为饮食而担 忧。由此可见,消费者对商标的认同度从侧面反映了对商品的认可,而为了保护商标权利而做出的抗争甚至是牺牲,总会在将来为企业竞争力的提升奠定坚实的基 础。
与知名企业相对应的,往 往是处于弱势地位的中小型或是新型企业。由于资金和实力有限,在与同领域知名的企业竞争中甘拜下风,于是,出现了许多所谓的“山寨”企业,他们生产的商品 往往与知名商品名称相似、外观相近,但质量却不可同日而语。这些企业利用知名企业的精力分散,以及法律对知识产权保护方面的不足,明目张胆的侵犯知名企业 的商标权,利用消费者对知名产品的认可度,愚弄欺骗消费者,笔者曾亲眼看到和伊利牛奶相同包装的“伊列”牛奶,以及开篇所提的与正版商品只有一字之差的 “士加力”等等,不一而足。在这些企业看来,傍上名牌会在短期内提高自己产品的销量,但是这是一种短视行为,从长远来看,这种行为对自己品牌知名度的提升 不会有丝毫的帮助,反而会引起消费者的反感甚至是公愤。笔者在网上也搜寻了一下,“士加力”的出现引起了网友板砖炮轰。消费者喜欢买名牌产品,不仅是因为 其质量过硬,在某种程度上,更是因为对品牌个性的一种追求,一味的在商标上模仿别人,只会让自己在竞争中处于下风。一个企业的发展不可能一蹴而就,一个品 牌的塑造也不可能在一朝一夕之间完成,拥有一个专属于自己的商标,日积月累之中会逐渐得到消费者的认可。对于这些企业来说,对商标的理解,不应该仅局限于 产品的名称如何、包装怎么样,而应该把商标作为企业的无形资产,加以完善和保护,使商标成为企业文化和核心价值的体现。作为企业的决策者,必须具有长远的 眼光,以及过人的毅力,任何一个品牌、任何一个商标,从默默无闻到众人皆知,都会经历一个漫长的过程。这需要管理者站在消费者的角度和立场上去考虑,努力 提高自身品牌的公众认可度。“傍名牌”的行为也许可以逞一时之爽,但是作为不劳而获的山寨产品,经不起时间的考验,也必将受到消费者的唾弃以及法律的严 惩。
最后,笔者希望,在超市里,能够看到更多的我们自己生产的“士力架”们,而不是“士加力”们!
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