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最高法入库案例:境内研发成果先向境外申请,是否违反保密审查看“实质性内容”完成地

书桌上摊开一本实验记录本,一只放大镜悬在页面上方,一只纸飞机从记录本飞向远处的办公楼剪影,喻指审查境内研发成果先向境外申请时技术方案实质性内容的完成地

最高人民法院知识产权法庭2026年1月27日公布的入库案例名单显示,(2022)最高法知行终255号“广州万某生物技术股份有限公司诉国家知识产权局、理某(美国)诊断有限公司发明专利权无效行政纠纷案”已入选人民法院案例库参考案例,法庭此前于2024年9月5日发布了该案的案例分析。

该案涉及一项名为“一种体外医疗诊断装置和系统”的血气生化分析仪发明专利,专利权人为美国理某公司。无效请求人主张该技术方案是广东省某科研项目的成果,专利权人未报请保密审查即将在中国完成的发明向外国申请专利,据此在中国申请的同一技术方案不应被授予专利权。国家知识产权局认定涉案专利的实质性内容已于2010年上半年在国外完成,早于该科研项目的开始时间,该项目属于技术方案的产业化过程,维持专利权有效;北京知识产权法院一审驳回起诉,最高人民法院二审驳回上诉、维持原判。最高人民法院的裁判意见有两层:其一,判断已授权专利是否因违反保密审查规定而应被宣告无效,审查的是先于中国申请而向外国提出的专利申请的技术方案实质性内容是否在中国完成,原则上应以向外国提出的申请文本为审查基础,能够确认中外申请技术方案实质相同的,可以以中国申请文本为基础;其二,技术方案实质性内容完成地的认定,应当根据在案证据,审查技术方案的形成过程、发明人完成实质性内容时的所在地等,并结合所属领域的技术研发规律综合判断。本案中,法院依据发明人沟通邮件记录的技术内容,结合科研项目记载的项目背景和进度,从本领域研发及产业化规律出发,认定实质性内容在项目立项时即已完成,现有证据不足以证明其在中国境内完成。

这一裁判要旨对跨境研发和海外优先申请的意义在于,它把保密审查争议的判断落到了可操作的证据标准上。现行专利法第十九条延续了同样的规则:在中国完成的发明或实用新型向外国申请专利的,应事先报经国务院专利行政部门进行保密审查,违反规定的在中国申请专利不予授权;而“在中国完成”指技术方案的实质性内容在中国境内完成。争议往往不在规则本身,而在如何证明完成地:本案表明,法院不以专利权人国籍、住所地或项目名义作简单推定,而是看技术方案实际形成的时间、地点和研发规律,并且审查对象是向外国提出的那份申请文本。对研发分布在中外多地的企业,这既是抗辩的空间,也是举证的负担。鉴诚建议,在中国设有研发团队的跨国企业和有海外优先申请习惯的中国企业,把“实质性内容完成地”的证据当作一项日常合规记录来管理:为每个项目保留能反映技术方案形成过程的研发日志、版本记录和关键沟通邮件,标明发明人完成核心方案时的所在地;凡技术方案的实质性内容可能在中国境内形成的,先向国家知识产权局提出保密审查请求或先在中国申请,再向外国申请;对已先在境外申请、又在中国获得授权的专利,按此标准自查一遍,评估被以违反保密审查为由请求无效的风险。

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