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USPTO撤回期末放弃改革,ODP布局要重新算账

关于 USPTO 的 Terminal Disclaimer 改革,市场上流传最广的一种说法,恰恰是现在最容易写错的一种说法。USPTO 确实曾在 2024 年 5 月提出拟议规则,打算把显而易见型双重专利(ODP)与期末放弃(Terminal Disclaimer)的后果进一步绑定:若相关专利链条中有权利要求在 PTAB 或联邦法院被最终认定因新颖性或显而易见性问题而站不住,受该类 Terminal Disclaimer 约束的专利可执行性也将受到牵连。但这套改革并没有走到生效那一步。

真正的时间节点是 2024 年 12 月 4 日。USPTO 已正式撤回这项拟议规则,因此它现在不能被当作“已经落地的新规”来写。可这并不意味着 ODP、continuation 申请策略和专利串联布局的争议就此退场。相反,规则被撤回以后,企业更需要把问题看得细一点:眼前恢复的是旧规则,不是旧轻松;制度没有改写,但监管想解决什么,已经说得很清楚了。

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先把制度状态说清:这不是已经生效的 Terminal Disclaimer 新规

这次最值得先纠正的,不是观点,而是事实顺序。USPTO 在 2024 年 5 月抛出的,是 Notice of Proposed Rulemaking,也就是拟议规则,不是 final rule。拟议文本的核心思路很激进:申请人为克服 ODP 驳回而提交 Terminal Disclaimer 时,不再只是放弃多出来的期限并接受共同所有限制,还要额外同意一项更强的可执行性条件。换句话说,相关专利不只是“寿命绑在一起”,还会在一定条件下“风险绑在一起”。

但这一步最终没有跨过去。USPTO 在收到大量评论后,于 2024 年 12 月正式撤回提案。随后生效的 2025 财年专利费用规则,也没有采纳当初一并引发争议的 Terminal Disclaimer 分阶段递增收费思路。对实务界来说,这意味着两件事。第一,当前规则并没有把“某个家族成员被最终打掉,其他被 Terminal Disclaimer 串联的专利也跟着失去可执行性”写成现行制度。第二,再讨论这个议题时,不能继续把它当成已经生效的 USPTO 新口径,否则标题和判断都会偏掉。

撤回不等于风向逆转,USPTO想解决的问题并没有消失

规则被撤回,不代表 USPTO 当时盯住的问题不成立。拟议规则真正瞄准的,是一些大型专利家族通过 continuation 和 Terminal Disclaimer 形成的“成串权利”现象:对外部挑战者而言,明明围绕的是高度接近的一组权利要求,却往往需要一件一件分别去打,成本高、周期长,诉讼和 PTAB 程序的压力都很重。USPTO 当时想做的,是把这种串联关系从“期限层面”进一步推进到“可执行性层面”,以降低逐件拆解的成本。

这套方案最后退了回来,原因并不神秘。它触发的争议太大,既牵涉规则制定权限边界,也牵涉对 continuation 实务、研发投入回报和既有申请策略的连带冲击。可从监管信号看,USPTO 并没有对 patent thicket、重复布局和程序性成本问题失去兴趣。对申请人来说,最容易犯的错,是把“提案被撤回”理解成“以后还是照旧大规模串联也没什么代价”。制度没有新增那道最重的门槛,不等于审查、争议和市场观感上的压力会自动退回到过去。

对答审和 continuation 布局,最大的变化是不能再把 Terminal Disclaimer 当默认动作

很多团队过去面对 ODP 驳回时,思路相对直接:如果答辩成本高、修改代价大,先用 Terminal Disclaimer 过关,后面再看组合如何运营。拟议改革虽然撤回了,但它至少把一个长期被弱化的问题重新摆到台面上——Terminal Disclaimer 从来不只是一个低摩擦的形式动作。它会影响期限,也会影响共同所有、转让安排、许可结构和后续争议中的组合叙事。现在再回头看,真正稳妥的做法不是把它当默认选项,而是更早判断:当前权利要求到底有没有必要坚持与参考专利捆绑,还是应当通过修改、分化布局或更清楚的技术边界来减少后续牵连。

这对 continuation 策略的影响尤其现实。过去一些申请节奏建立在“先尽量铺开,再在后端用 Terminal Disclaimer 收口”的习惯上。如今即便最强硬的改革没有落地,这种做法也更值得重新算账。申请数量、答审成本、维持成本、资产可转让性和未来争议压力,本来就不该只在临近授权时再统一处理。更有效的节奏,是在 continuation 立项阶段就问清楚:这件新案的权利要求差异,究竟能否支撑独立存在;如果最后大概率还是只能靠 Terminal Disclaimer 过关,那它在商业上是否真的值得继续推。

真正该前移的是组合管理和争议预案,而不只是审查答复

这次事件给企业最有价值的提醒,不在于“这条规则现在有没有生效”,而在于专利组合是否已经被自己看清。很多企业知道自己有不少 continuation,也知道某些授权案之间存在 ODP 风险,却未必系统梳理过哪些资产已通过 Terminal Disclaimer 串联、哪些参考专利是关键支点、哪些家族成员一旦在无效程序或诉讼中出问题,会在商业谈判中拖累整组资产的估值和谈判力。规则撤回以后,这些风险不会凭空消失,只是不会再由一条新规替你提前放大。

所以更值得前移的动作,是组合级别的体检。对现有家族,最好把已提交的 Terminal Disclaimer、关联参考专利、共同所有要求和许可安排放到一张图里看;对新申请,则把 ODP 可能性、技术区分度和后续交易灵活性一起纳入决策。USPTO 这次虽然收回了最锋利的一刀,但它已经把市场讨论推进到了更现实的位置:Terminal Disclaimer 不是不能用,而是不适合再被视为廉价、无痛、对后端影响很小的通用工具。谁还按旧习惯机械处理,谁在未来的组合运营里就更容易被动。

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